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Centro de Arbitraje
y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL
PANEL ADMINISTRATIVO
Banco
Santiago V. Web-Chile Ltda.
Caso No. D2001-0414
1. Las Partes
La parte Demandante (en adelante
"la Demandante") se denomina Banco Santiago, y es una sociedad
anónima bancaria debidamente constituida y existente de conformidad
con las leyes de la República de Chile, con domicilio en calle
Bandera 201, Santiago, Chile.
La parte Demandada (en adelante
"la Demandada") es la sociedad Web-Chile Ltda., con domicilio
en calle San Antonio 418, oficina 803, Santiago, Chile.
2. El Nombre de Dominio y
el Registrador
El nombre de dominio objeto de
controversia es "bsantiago.com"(el
"Nombre de Dominio").
El registrador del Nombre de Dominio
bajo Disputa es la empresa Tucows.Com, Inc.(Network Information
Center), con domicilio en 96 Mowat Avenue, Toronto, Ontario
M6K 3M1, Canada.
3. Iter Procedimental
El 23 de Marzo de 2001, la Demandante
presentó su demanda a través de correo electrónico y en documentos
originales, respectivamente, junto con el pago de la tarifa
de presentación requerida y solicitó un Panel integrado por
un solo miembro, al Centro de Arbitraje y Mediación ("Centro"),
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ("OMPI"),
de conformidad con la Política Uniforme de Solución de Controversias
en materia de Nombres de Dominios (la "Política") adoptada por
la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números
("ICANN")
El 26 de Agosto de 1999, el Reglamento
para la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia
de Nombres de Dominios (el "Reglamento") aprobado por la ICANN
el 24 de Octubre de 1999, y las Reglas Suplementarias para la
Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de
Nombres de Dominios de la OMPI (las "Reglas Suplementarias de
la OMPI").
Un acuse de recibo de la Demanda
fue enviado a la Demandante por la OMPI, el 27 de Marzo del
2001.
Con fecha 27 de Marzo del 2001,
la OMPI envió una "Solicitud de Verificación por el Registrador"
por vía correo electrónico a Tucows Inc., solicitando la confirmación
de que Tucows había recibido una copia de la Demanda; que el
Nombre de Dominio objeto de la controversia había sido debidamente
registrado; que la Demandada es el Registrante actual de dicho
Nombre de Dominio; los detalles completos de los contactos en
la forma como se encuentran disponibles bajo la base de datos
conocida como WHOIS; que la Política Uniforme sobre Solución
de Controversias en materia de Nombres de Dominios es aplicable
al Nombre de Dominio de referencia; y finalmente, que indique
el estado actual del Nombre de Dominio.
Con fecha 3 de abril del 2001
el Registrador confirmó que la sociedad Web-Chile Ltda era el
Registrante vigente del Nombre de Dominio , así
como haber recibido una copia de la Demanda. Adicionalmente,
dicho Registrador adjuntó su base de datos "WHOIS" confirmando
como Registrante y como Contacto Administrativo a Web-Chile
Ltda; a Web-Chile Ltda. como el Contacto Técnico; con un registro
creado el 14 de Diciembre del 2000 y válido hasta el 14 de Diciembre
del 2001, y que la Política Uniforme de Solución de Controversias
en materia de Nombres de Dominios es aplicable al nombre de
dominio .
La OMPI realizó asimismo la acostumbrada
verificación de "Cumplimiento de Requisitos Formales" a la Demanda.
El 10 de mayo de 2001, la OMPI
envió vía correo electrónico y en documento original, a través
de correo expreso, tanto a la Demandada y a ICANN como al Registrador,
una "Notificación de la Demanda y de Inicio de Procedimiento
Administrativo", adjuntando copia de la Demanda y confirmando
la iniciación formal de este procedimiento en dicha fecha, así
como otorgando un término para la presentación de la contestación
a dicha demanda en fecha no posterior al 29 de Mayo del 2001.
Adicionalmente, y de conformidad
con lo confirmado por la Demandante, copia de dicha demanda
había sido enviada previamente por la Demandante a la Demandada
a través de correo electrónico y en documento original.
Con fecha 30 mayo de 2001, el
Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI procedió a constatar
que la parte Demandada no había presentado su contestación a
la Demanda y, en consecuencia, su falta de personación en este
procedimiento.
El 12 de Junio de 2001, el Panelista
suscrito recibió la invitación del Centro para actuar como Panelista
único en el procedimiento de controversia sobre el Nombre de
Dominio de referencia, enviando oportunamente a la OMPI la Declaración
de Aceptación para participar como Panelista y la Declaración
de Imparcialidad e Independencia, requeridas para tal efecto.
El 20 de Junio del 2001, la OMPI
envió a las partes Demandante y Demandada una Notificación de
Nombramiento del Grupo de Expertos y de la fecha proyectada
para la emisión de la Decisión correspondiente, designando al
Señor Marino Porzio como Panelista y señalando el 3 de Julio
de 2001, como fecha para la emisión de la decisión del Panel,
notificando lo anterior de conformidad con los párrafos 6 (f)
y 15 (b) del Reglamento.
En la misma fecha, la OMPI transfirió
el expediente del caso al suscrito. El Panelista que suscribe
ha conocido de este caso de manera independiente y coincide
con la evaluación de la OMPI, en el sentido de que la Demanda
cumple los requisitos formales de la Política Uniforme de Solución
de Controversias en materia de Nombres de Dominio, el Reglamento
y la Reglas Suplementarias de la OMPI.
Este Panel considera que la demanda
fue debidamente notificada al titular registrado del nombre
de dominio, quien recibió efectivamente la notificación de la
misma, de conformidad con lo previsto en el párrafo 2 (a) del
Reglamento.
El Panelista no ha recibido ningún
requerimiento de la Demandante ni de la Demandada respecto a
presentaciones, renuncias o extensiones de términos adicionales,
y el Panelista no ha considerado necesario requerir ninguna
información, declaración o documentos adicionales de las partes,
ni tampoco la necesidad, bajo circunstancias excepcionales,
de llevar a cabo audiencias personales para decidir la Demanda,
tal y como lo preveén los párrafos 12 y 13 del Reglamento.
Por lo tanto, el Panel ha decidido
proceder de acuerdo a la forma usual expedita contemplada para
este tipo de procedimientos de controversias sobre nombres de
dominios. No obstante que el idioma del Contrato de Registro
del Dominio ante el Registrador es el inglés, en consideración
a las circunstancias de este procedimiento administrativo, el
Panel ha decidido que el idioma del procedimiento sea el español,
de conformidad con el párrafo 11 (a) del Reglamento (incorporado
por referencia en el párrafo 3 del Contrato de Registro del
Dominio).
Más aún, a efecto de procurar
a las partes una oportunidad justa y razonable para responder,
así como para ejercitar sus derechos y presentar sus respectivos
casos, y que ambas partes sean tratadas con igualdad en este
procedimiento administrativo, el presente Panel ha acordado
recibir y considerar documentos que sean presentados tanto en
los idiomas inglés o español, bajo la autoridad otorgada a este
Panel en los términos del párrafo 11 (a) del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante, una sociedad anónima
bancaria chilena, es la continuadora del Banco de Santiago formado
en 1977. En 1997, dicho banco se fusionó por absorción con el
Banco O’Higgins, mediante el aporte del activo de este último
y se procedió a modificar el nombre de este banco de "Banco
de Santiago" a "Banco Santiago".
Con anterioridad a 1997, la parte
Demandante ha venido utilizando como "housemark" la expresión
"BANCO DE SANTIAGO", modificándose posteriormente por aquella
de BANCO SANTIAGO.
Como apoyo de su demanda, la Demandante
presentó copias de los siguientes Registros de Marcas Comerciales:
a) Marca Comercial de servicios
"BANCO SANTIAGO", registrada en el Registro de Marcas del Departamento
de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción de Chile, con número de registro 466.862, otorgado
el 8 de Agosto de 2000, para servicios de la clase 36, con vigencia
al 29 de Agosto del 2010, con Banco de Santiago, como el único
y exclusivo propietario;
b) Marca Comercial de servicios
"BANCO DE SANTIAGO", registrada en el Registro de Marcas del
Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción de Chile, con número de registro 485.289,
otorgado el 8 de Agosto de 2000, para servicios de la clase
38, con vigencia al 30 de Abril del 2007, con Banco Santiago,
como el único y exclusivo propietario;
c) Marca Comercial de servicios
"BANCO SANTIAGO EL VALOR DEL TIEMPO" (mixta), registrada en
el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile,
con número de registro 493.153, otorgado el 8 de Agosto de 2000,
para servicios de las clases 35 y 38, con vigencia al 10 de
Septiembre del 2007, con Banco Santiago, como el único y exclusivo
propietario;
d) Marca Comercial "BANCO SANTIAGO"
, registrada en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad
Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
de Chile, con número de registro 493.313, otorgado el 8 de Agosto
de 2000, para productos de la clase 16, con vigencia al 15 de
Septiembre del 2007, con Banco Santiago, como el único y exclusivo
propietario;
e) Marca Comercial de servicios
"BANCO SANTIAGO" (mixta), registrada en el Registro de Marcas
del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción de Chile, con número de registro 495.729,
otorgado el 8 de Agosto de 2000, para servicios de la clase
36, con vigencia al 29 de Octubre del 2007, con Banco Santiago,
como el único y exclusivo propietario
f) Marca Comercial "BANCO SANTIAGO"
(mixta), registrada en el Registro de Marcas del Departamento
de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción de Chile, con número de registro 495.740, otorgado
el 8 de Agosto de 2000, para productos de la clase 16, con vigencia
al 29 de Octubre del 2007, con Banco Santiago, como el único
y exclusivo propietario;
g) Marca Comercial de servicios
"BANCO SANTIAGO", registrada en el Registro de Marcas del Departamento
de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción de Chile, con número de registro 507.314, otorgado
el 8 de Agosto de 2000, para servicios de la clase 36, con vigencia
al 17 de Marzo del 2008, con Banco Santiago, como el único y
exclusivo propietario;
h) Marca Comercial de servicios
"BANCO DE SANTIAGO EXPRESS", registrada en el Registro de Marcas
del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción de Chile, con número de registro 522.498,
otorgado el 8 de Agosto de 2000, para servicios la clase 36,
con vigencia al 24 de Septiembre del 2008, con Banco Santiago,
como el único y exclusivo propietario;
i) Marca Comercial de servicios
"BANCO SANTIAGO", registrada en el Registro de Marcas del Departamento
de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción de Chile, con número de registro 522.740, otorgado
el 8 de Agosto de 2000, para servicios de las clases 35, 36,
38, 41 y 42, con vigencia al 28 de Septiembre del 2008, con
Banco Santiago, como el único y exclusivo propietario;
j) Marca Comercial de servicios
"BANCO SANTIAGO", registrada en el Registro de Marcas del Departamento
de Propiedad Industrial del Minisytrio de Economía, Fomento
y Reconstrucción de Chile, con número de registro 563.708, otorgado
el 8 de Agosto de 2000, para servicios de la clase 36, con vigencia
al 13 de Marzo de 2010, con Banco Santiago, como el único y
exclusivo propietario.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alegó que el nombre
de dominio , usado y registrado por la Demandada,
es idéntico hasta el punto de crear confusión con el nombre
corporativo, nombre comercial, housemark y marcas comerciales
de servicios y de productos registradas por la Demandante.
La Demandante acompañó copia de
certificados de diez registros de la marca "BANCO SANTIAGO"
o "BANCO DE SANTIAGO", citados más arriba, en sus versiones
denominativa o mixta, que demuestran la estructura de estas
marcas y su titularidad por parte de la Demandante.
Según lo afirmado por la Demandante,
esta marca tiene además el carácter de "marca famosa" en Chile
y en el extranjero. Al registrar y usar la Demandada el Nombre
de Dominio objeto de la controversia, la Demandada está aprovechándose
de la reputación adquirida por una institución ampliamente conocida
en el mercado chileno y también en el extranjero.
La Demandante también sostiene
que la parte Demandada no tiene derechos ni intereses legítimos
sobre el Nombre de Dominio lo que resultaría del hecho de haber
direccionado el Nombre de Dominio objeto de la controversia
a un sitio comercial sin relación alguna con la actividad bancaria.
La mala fe de la Demandada estaría
igualmente demostrada por su conducta al solicitar el registro
del Nombre de Dominio objeto de la controversia y de esta manera,
usar una marca notoria como es "BANCO SANTIAGO" para otros fines,
al haber redireccionado el nombre de dominio a actividades comerciales
que no son de índole bancaria.
El registro del Nombre de Dominio
objeto de la controversia efectuado por la Demandada impide
al Demandante poder registrar el nombre de dominio "bsantiago.com"
lo que perturbaría sus actividades comerciales.
Para demostrar la intención de
la parte Demandada de causar daño y perjudicar a la Demandante,
ésta ha copiado en la Demanda un texto que aparece al abrir
el Nombre de Dominio , que lleva por título,
"Crónica de un Robo Anunciado".
Finalmente, la Demandante ha solicitado
que el Panel designado en este procedimiento, emita una decisión
ordenando que el nombre de dominio disputado sea transferido
a la Demandante.
B. Demandada
La parte Demandada no presentó
un escrito de contestación en el plazo fijado para ello.
El Centro de la OMPI tomó oportunamente
nota de esta circunstancia y procedió a determinar oficialmente
el hecho de que la parte Demandada no se había personado en
el procedimiento.
Con posterioridad al vencimiento
del plazo la parte Demandada envió una breve comunicación a
la OMPI protestando por el hecho de haber sido demandada. Este
escrito no cumple con los requisitos mínimos de una contestación
y por lo tanto, no puede ser considerado en este procedimiento
ni siquiera de manera informal.
En consecuencia, para todos los
efectos legales del procedemiento, debe entenderse que la parte
Demandada no se personó en el procedimiento.
6. Discusión y Resultados
Este Panel considera que la parte
Demandada, al registrar el Nombre de Dominio objeto de la controversia
con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada
por el ICANN, se obligó a quedar sometida a todas las condiciones
del Contrato de Registro de Nombres de Dominio del Registrador
y con cualquier regla o política pertinente, y particularmente
quedó obligada bajo la Política (incorporada y contenida como
parte integrante del Contrato de Registro por referencia), cuyas
disposiciones requieren que los procedimientos sean conducidos
de conformidad con el Reglamento y con las Reglas Suplementarias
del proveedor de servicios para la solución de controversias
administrativas que haya sido seleccionado, siendo en el presente
caso, las Reglas Suplementarias de la OMPI para la Política
Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres
de Dominios.
Por lo tanto, la controversia
objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito
de los contratos y Política arriba mencionados y este Panel
tiene jurisdicción para decidir esta controversia.
Adicionalmente y de la misma manera,
el Panel considera que al celebrar el Contrato de Registro arriba
mencionado, la Demandada convino y garantizó, que ni el registro
de su nombre de dominio ni la manera en la que se pretendía
utilizar dicho nombre de dominio, infringiría directa o indirectamente
derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa
de conformidad con la Política, los servicios de registro del
nombre de dominio de la Demandada podrían ser suspendidos, cancelados
o transferidos. Asimismo, el Panel particularmente considera
que es esencial a los procedimientos de solución de controversias,
que se reúnan los requisitos procesales fundamentales.
Dichos requisitos incluyen el
que las partes y especialmente la Demandada en este caso, sean
debidamente notificadas de los procedimientos iniciados en su
contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad
para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar
sus casos respectivos; que la integración de este Panel se realice
adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de
la designación de este Panel; y, que ambas partes sean tratadas
con igualdad en este procedimiento administrativo.
En el caso objeto de este procedimiento,
el Panel está satisfecho de que el presente procedimiento ha
sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos de
diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación
de la presentación de la demanda, la integración de este Panel
y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la Demandada
su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente
y adecuada evidencia confirmando lo anterior.
El párrafo 4 (a) de la Política
establece que la Demandante debe probar la presencia de cada
uno de los siguientes elementos:
(i) que el nombre de dominio registrado por la Demandada es
idéntico o similar en grado de confusión a una marca comercial
o a una marca de servicio en la que la Demandante tenga derechos;
(ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos
con respecto al nombre de dominio; y, ]
(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y usado de
mala fe. A este respecto, en primer lugar cabe dejar establecido
que el Nombre de Dominio registrado, objeto de este procedimiento,
es y no , como se ha señalado
en algunas secciones de la demanda.
A pesar de contar con la seguridad
de los documentos del Centro de la OMPI, esta circunstancia
llevó a este Panelista a investigar nuevamente en WHOIS el registro
en cuestión, apareciendo efectivamente el Nombre de Dominio
registrado a nombre de la parte Demandada.
Sin embargo, en esta investigación,
el Panelista pudo comprobar también que el Nombre de Dominio
, aparece registrado a nombre de una sociedad
en Barcelona, España, terceros que no están involucrados en
este procedimiento. Habiendo establecido el punto anterior,
este Panelista considera que el nombre de dominio registrado
no es idéntico ni tiene una semejanza susceptible
de confusión con las marcas "BANCO SANTIAGO" o "BANCO DE SANTIAGO",
citadas por la Demandante y copias de cuyos registros han sido
acompañadas en este procedimiento por esa parte.
En efecto, tanto la marca BANCO
SANTIAGO o BANCO DE SANTIAGO, cuya categoría de "famosas" ha
sido señalada por la Demandante y que según esa misma parte
son además, la housemark y nombre comercial de ese Banco, constituyen
un todo compuesto por dos elementos inseparables, las expresiones
"banco" y "santiago".
Esta conformación se da por lo
demás con respecto a gran cantidad de otros bancos.
Es así como a la expresión "santiago"
sola, no puede otorgársele el efecto de producir, de manera
natural, una asociación necesaria e inequívoca con el Banco
Santiago, especialmente en un área diferente a aquella de las
actividades bancarias como es el caso de Internet.
Por otra parte, la letra "b" que
aparece en el nombre de dominio en cuestión precediendo la expresión
"Santiago", no es en absoluto un sinónimo necesario e inequívoco
de la expresión "banco", ni una expresión evocativa de la misma.
Cabe agregar que en idioma español, la letra "b" ni siquiera
corresponde a la abreviatura de la palabra "banco". Al quedar
establecida la no identidad o no semejanza en grado de confusión
del nombre de dominio en cuestión y de las marcas citadas por
la Demandante como base de su demanda, desaparece el punto principal
previsto en la Política (Sección 4, a),(i)) como base para una
controversia dentro de este procedimiento.
De la misma manera, puede afirmarse
que los derechos marcarios de la Demandante, correspondientes
a las marcas registradas, citadas y acreditadas en la Demanda,
no se encuentran afectados por el hecho de que se haya registrado
el Nombre de Dominio objeto de esta controversia.
Sin embargo, con respecto al segundo
elemento contemplado en la Sección 4, a), ii), de la Política,
relativo a la falta de derecho o interés legítimo del demandado
en el nombre de dominio, cabe señalar que la Demandante no ha
probado ni con sus dichos ni con documentación adicional esta
circunstancia en su escrito de Demanda.
En efecto, la parte Demandante
se ha limitado a afirmar que la parte demandada ha registrado
el nombre de dominio objeto de esta controversia solamente para
causarle daño, lo cual no puede considerarse comprobado por
la reproducción de una leyenda que aparece al acceder al Nombre
de Dominio que el Demandante considera ofensiva
para su parte.
Este Panelista ha examinado tal
leyenda y constata que se trata de un relato bastante incoherente
acerca de un presunto robo de material informático en que parecería
acusarse a una sociedad completamente ajena a este procedimiento
como es ALCATEL.
En todo caso, los hechos allí
relatados no parecen tener relación con este procedimiento y,
a juicio de este Arbitro, no constituyen prueba con respecto
al requisito contemplado en la Sección No. 4, a), (ii), de la
Política. Con relación al tercer elemento previsto en la Política
(Sección 4, a) (iii)), como base de una controversia, en el
sentido que el demandado habría procedido a registrar o esté
utilizando el nombre de dominio registrado de mala fe, la Demandante
se ha limitado a señalar como evidencia de tal circunstancia
que la Demandado estaría utilizando el nombre de dominio registrado
de mala fe "...al haber redireccionado el sitio que no tiene
relación con servicios marcarios, a un supuesto sitio de servicios
comerciales".
Sin embargo, ninguna de las circunstancias
contenidas en la Sección 4 b), de la Política, aparecen probadas
en la Demanda en relación con la existencia de este elemento
de mala fe.
Así no hay evidencia que la parte
Demandada haya intentado vender, alquilar o ceder el Nombre
de Dominio objeto de la controversia al Demandante, que es la
primera circunstancia prevista en la Sección 4, b) (i).
Con respecto a la cirunstancia
contemplada en la Sección 4, b) (ii) de la Política, si bien
el Demandante sostiene que la existencia del Nombre de Dominio
le impide registrarlo, resulta necesario considerar que la circunstancia
prevista en esa disposición, requiere que la existencia de un
nombre de dominio impida el registro de otro nombre de dominio
que corresponda a una "marca de productos o servicios".
Como se señaló más arriba, no
hay identidad o semejanza al grado de confusión entre las marcas
de la Demandante y el Nombre de Dominio objeto de esta controversia,
por lo que, en teoría y si estuviera disponible un nombre de
dominio idéntico o semejante a sus marcas, la Demandante podría
registrar tal nombre de dominio, sin verse en absoluto impedida
por el registro del Nombre de Dominio objeto de esta controversia.
Con respecto a la circunstancia
prevista en la Sección 4, b) (iii), la Demandante ha afirmado
que la Demandada ha registrado este Nombre de Dominio para perturbar
su actividad comercial.
Sin embargo, la disposición citada
requiere que se trate de "un competidor". En el caso de este
procedimiento la parte Demandada no parece ser competidor de
la Demandante. Incluso la misma Demandante sostiene que el Nombre
de Dominio está redireccionado a otras actividades comerciales.
Finalmente, la circunstancia prevista
en el párrafo (iv) de la disposición citada tampoco se da en
este procedimiento por cuanto, como se indicó más arriba, el
Nombre de Dominio objeto de esta controversia contiene una leyenda
que no tiene relación con la parte Demandante.
Además, si bien el contenido de
la leyenda es confuso, no puede concluirse que pretenda "atraer
con ánimo de lucro a los usuarios de Internet" a ese sitio Web
o que constituya una "posibilidad de confusión con la marca
del Demandante" que, como se dijo, es diferente.
En conclusión, este Panelista
considera que las diversas circunstancias contempladas en la
Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de
Nombres de Dominio no se dan en los hechos como aparecen presentados
en la Demanda de este procedimiento.
7. Decisión
Considerando todos los argumentos
anteriores, el Panel decide que la parte Demandante no ha probado
cada uno de los tres elementos establecidos en la Sección 4,
a) de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia
de Nombres de Dominio y, en consecuencia, el Panelista no puede
acceder a la petición de que el Nombre de Dominio "bsantiago.com"sea
transferido a la parte Demandante.
Marino Porzio
Panelista Unico
Fecha: 6 de Julio de 2001
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