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Centro de Arbitraje
y Mediación de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Bodegas y Viñedos López S.A.
v. Raúl Didier
Caso N° D2000-1798
1. Las Partes
La demandante es Bodegas y Viñedos López S.A., una sociedad
anónima constituida conforme a las leyes argentinas con sede
en Godoy Cruz 2000, C1414CYP Buenos Aires, Argentina ("la Demandante"),
representada en este procedimiento por los abogados Sra. Andrea
Barreiro Vázquez y Sr. Miguel B. O´Farrell, de Marval, O´Farrell
& Mairal, de Buenos Aires, Argentina. El demandado es el señor
Raúl Didier, con dirección en Almirante Brown 5319, Santa Fe,
3000 Santa Fe, Argentina (el "Demandado"), representado en este
procedimiento por el Dr. Mario Alfredo Pica, de Bell Ville,
Córdoba, Argentina.
2. El Nombre de Dominio y el
Registrador
El nombre de dominio en disputa es "bodegaslopez.com",
registrado ante Domaininfo.com de la compañía Domaininfo AB,
Lilla Bommen 1, SE-41104, Gotemburgo, Suecia.
3. Iter Procedimental
El 22 de diciembre de 2000 se presentó la demanda en forma electrónica,
y el 27 de diciembre de 2000 la demanda se presentó en copia
papel. El 28 de diciembre el Centro acusó recibo de la misma.
El 4 de enero de 2001 el Centro solicitó al registrador verificación
de datos del registro. El mismo día el registrador Domaininfo.com
confirmó los datos de registro.
El 8 de enero de 2001 el Centro
notificó la demanda y el inicio del procedimiento administrativo
al Demandado.
El 26 de enero de 2001 el Demandado
envió al Centro la contestación de demanda en forma electrónica;
el 31 de enero de 2001 lo hizo mediante documento en papel.
El 5 de febrero de 2001, después
de recibir la correspondiente Declaración de Aceptación, Imparcialidad
e Independencia de Roberto A. Bianchi, el Centro lo designó
para actuar como miembro único del grupo de expertos (el "Panel"
en lo sucesivo). La fecha límite para dictar la decisión se
fijó para el 18 de febrero de 2001.
En forma independiente, el Panel
concuerda con el Centro en que la demanda se presentó de conformidad
con el Reglamento y Reglamento Adicional. El Centro ha realizado
correctamente las notificaciones conforme al Reglamento, Parágrafo
2(a).
El acuerdo de registro del nombre
de dominio está en inglés. Sin embargo las partes hicieron sus
respectivas presentaciones - sin comentarios ni cuestionamientos
al respecto - en idioma español. Asimismo, la correspondencia
entre las partes previa a este procedimiento se efectuó en español.
Algunos anexos proporcionados por la Demandante están en idioma
inglés, sin traducción, pero sin observaciones por el Demandado;
el Panel no requerirá traducción de dichos documentos, por comprender
dicho idioma.
El Panel, de acuerdo al Reglamento, Parágrafo 11, decide que
el procedimiento continúe en español.
No se dictaron órdenes de procedimiento
ni se decidieron prórrogas.
4. Antecedentes de Hecho
Por estar respaldados por prueba suficiente o por no haber sido
contestados, los siguientes hechos y circunstancias se tienen
por acreditados en este procedimiento:
La Demandante es una empresa argentina
fundada en 1898 por el señor José Gregorio López Rivas y dedicada
a la producción y venta de vinos.Conforme se acredita con abundante
y pertinente documentación aportada por la Demandante, se trata
de una empresa muy conocida en la Argentina.
Según el ranking de empresas publicado el 28 de mayo de 2000
por el periódico CLARIN de la ciudad de Buenos Aires, la BODEGA
LOPEZ figura entre las "100 empresas más admiradas de la Argentina".
El Panel considera que la condición de reconocimiento general
de la empresa no requeriría, por otra parte, de mayor prueba
en la Argentina.
Conforme se acredita con el título
de marca Registro N° 1.676.636 expedido por el Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial de Argentina, la Demandante es la
titular de la marca denominativa "BODEGAS LOPEZ", concedida
para proteger todos los productos de la clase 33 del Nomenclador
Internacional.
Dicha clase, como es sabido, comprende "bebidas alcohólicas
(excepto cervezas)", y por lo tanto, los vinos. La marca fue
solicitada por Acta N° 2.077.446 en abril de 1997 y se concedió
el 27 de julio de 1998.
Las marcas en la Argentina, conforme a la ley 22.362 a la que
ambas partes se han referido, se conceden por diez años, renovables
por periodos de igual duración.
La marca está, en consecuencia, vigente.
La Demandante posee derechos sobre
el nombre de dominio, registrado el 11 de diciembre de 1997
ante NIC-ARGENTINA.
Como se desprende de varias publicaciones
periodísticas y anuncios publicitarios acompañados por la Demandante,
esta es muy conocida por la expresión "BODEGAS LOPEZ", con lo
que está acreditado que también es titular de dicha designación
o nombre comercial.
El Demandado Sr. Didier registró
el nombre de dominio el 29 de febrero de 2000 ante el registrador
Domaininfo.
5. Alegaciones de las Partes
A. La Demandante
La Demandante alega que el nombre de dominio es idéntico a la
marca BODEGAS LOPEZ. Afirma que en julio de 2000 el nombre de
dominio en disputa estaba registrado a nombre del señor Didier,
registro que se hizo sin autorización de la demandante y en
violación del art. 4 de la ley de marcas 22.362. Agrega que
la Demandante entonces le solicitó telefónicamente al señor
Didier la transferencia gratuita del dominio. Este se negó a
ello y exigió en cambio una suma - en concepto de alquiler del
dominio - de US$ 1.700 mensuales y vitalicios. Esa oferta no
fue aceptada y se llegó a esta instancia. Prosiguió la correspondencia
entre las partes, sin acuerdo en cuanto a la transferencia o
el alquiler. Es difícil aceptar que quien inscribe a su nombre
el nombre social, designación, enseña o marca ajena sin consentimiento
obre de buena fe o sin propósito ilegal. No es posible aceptar
que el señor Didier ignorara la existencia de la marca notoria,
designación comercial y los vinos de Bodegas López "por todos
conocidos en la Argentina en principio".
No se conoce uso legítimo del dominio en disputa. La página
web es inaccesible. El comportamiento del demandado, típico
de un cybersquatter, es claramente ilícito. La mala fe del señor
Didier es manifiesta al registrar como dominio una marca notoria,
antigua, por todos conocida, para lucrar ilícitamente con ella.
Cita en su apoyo art. 4 de la ley 22.362 de marcas, art. 953
Código Civil argentino, art. 10bis del Convenio de París, Anexo
ADPIC al tratado de la OMC, art. 159 Código Penal y acuerdo
de registro y Política Uniforme. Cita asimismo los casos resueltos
por tribunales federales argentinos: "Heladerías Freddo S.A
c/Spot Network", "Pugliese" y "F Hoffmann La Roche c/SAF S.A.".
El registro en disputa impide al demandante la inscripción de
la marca como nombre de dominio y su utilización en Internet.
B. El Demandado
El Demandado básicamente alega que el nombre de dominio no es
idéntico ni similar hasta el punto de crear confusión con respecto
a una marca de productos sobre la que el demandante tiene derechos.
Los dominios bajo ".com" no están regulados por la legislación
argentina. "LOPEZ" es un apellido común en los países hispanohablantes.
"BODEGA" en español significa varias cosas, entre otras "depósito",
y no se refiere únicamente a explotación vitivinícola.
Además, existe en España la empresa "BODEGAS LOPEZ HERMANOS
S.A.", anterior a la de la Demandante. No existe ningún vino
de la Demandante cuya marca sea "BODEGAS LOPEZ".
El demandado tiene plenos derechos e intereses legítimos sobre
el dominio de su propiedad.
El nombre del dominio no ha sido registrado de mala fe, ni se
utiliza en este sentido y su propiedad ha sido pacífica.
Con referencia al párrafo 4(a)(ii) de la Política el demandado
no está incurso en el mismo, nunca fueron ofrecidos al demandante
ni a ningún competidor del mismo, por lo tanto, sí tiene derecho
sobre el dominio. Para nada se le impide al demandante que refleje
la marca en un nombre de dominio correspondiente, ya que Bodegas
y Viñedos López S. A. I. C., tiene su sitio en Internet denominado
www.bodegaslopez.com.ar y el Demandado aún no ha desarrollado
el dominio.
Otras alegaciones del Demandado se mencionan en el punto 6 infra.
6. Discusión Identidad o similitud
confundible
La Demandante es titular de la marca argentina vigente BODEGAS
LOPEZ, solicitada 7 meses antes de la fecha de registro del
nombre de dominio.
Asimismo, la marca refleja literalmente la realidad del negocio
principal a que se dedica la Demandante: producción y venta
de vinos.
Del cotejo resulta que el nombre
de dominio es prácticamente idéntico letra por letra a la marca
de la Demandante.
Si se tiene en cuenta la supresión del espacio entre "bodegas"
y "lopez", y la adición del gTLD ".com" (ambas circunstancias
irrelevantes en el resultado del cotejo entre nombres de dominio
y marcas) el nombre de dominio es por lo menos similar hasta
el punto de llevar a la confusión con la marca, con lo que la
Demandante ha probado el requisito de la Política, Parágrafo
4(a)(i).
Falta de derechos e intereses
legítimos sobre el nombre de dominio
La Demandante niega en general
que la Demandada tenga derechos o intereses legítimos sobre
el nombre de dominio.
Corresponde entonces al demandado alegar y probar cualesquiera
circunstancias que le sean favorables, por ejemplo - aunque
sin limitarse a ellas - una cualquiera de las mencionadas en
la Política, Parágrafo 4(c).
Sin embargo, en la contestación de demanda se afirma que el
Demandado "fue encargado por el Sr. J. López, poseedor de bodegas
"depósitos" en nuestro país, quien recurrió a nuestro representado
para desarrollar su propio sitio con su nombre en Internet ya
que este se adaptaba perfectamente a su metièr [sic]."
De este modo el Demandado reconoce
que no tiene derechos ni intereses propios sobre el nombre de
dominio, el que habría sido registrado en favor de un tercero,
un "señor J. López".
Esa afirmación no favorece al Demandado.
En primer lugar, a pesar de los denodados esfuerzos etimológicos
del representante del Demandado, en el uso habitual de la lengua
española tal como se la habla en la Argentina la palabra "bodega"
refiere sin duda a establecimientos de producción de vinos o
a espacios internos de un buque.
Es muy poco probable que un argentino llame "bodega" a una instalación
para depósito, y que si el mentado señor López tiene "depósitos"
quiera publicitarlos en la Red como "bodegas".
Por otra parte, el propio Demandado cita en su escrito la existencia
de empresas españolas dedicadas a la industria vitivinícola,
y denominadas "bodegas", de lo que resulta que también en España
"bodega" refiere a lo vitivinícola.
En segundo lugar, no se indica ni el nombre completo del señor
López, ni su domicilio ni detalle alguno sobre sus actividades
que, si se refieren a "depósitos", razonablemente deberían contar
con alguna ubicación en el espacio.
Al respecto cabe mencionar el
caso OMPI D2000-0162 Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group, 2
de mayo de 2000, respecto del nombre de dominio.
Allí el demandado había alegado que el nombre de dominio había
sido registrado por su compañía siguiendo instrucciones de su
cliente, el señor "Pedro Hierro".
Este panelista consideró entonces que ni el demandado apoyó
esa alegación con prueba de instrucciones de dicho "señor Hierro"
para el registro del dominio, ni probó la existencia del señor
Hierro, ni sus alegadas actividades en el campo de la aviación.
El panelista consideró que el demandado en ese procedimiento
era "The Gallery Group" y no el señor "Pedro Hierro".
De acuerdo al Reglamento, Parágrafo
1 ("Definiciones"), "[s]e entenderá por parte al demandante
o al demandado. (...) Se entenderá por demandado el titular
del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado
una actuación en relación con una demanda."
Es decir que la decisión del Panel sólo alcanza a las partes
y no a terceros. El demandado es quien ha registrado el nombre
de dominio y no alguna otra entidad o persona que, de existir,
sería un tercero que no se ha presentado en este procedimiento.
En ausencia de toda prueba de
que el señor "J. López" existe, y de que es el verdadero titular
del nombre de dominio, quien es parte en este procedimiento
por haber registrado a su propio nombre el nombre de dominio
es el señor Didier. Es él quien tiene que probar que tiene algún
derecho o algún interés legítimo respecto del nombre de dominio,
y como se verá a continuación, no lo hace.
El Demandado afirma que "el demandante
y el demandado no compiten entre sí", y que "[...] la actora
se dedica a la producción de vinos y el demandado desarrolla
dominios en Internet, aparte de su profesión de médico ginecólogo,
y jamás perturbó la actividad comercial del demandante". Es
decir, el Demandado demuestra no creer lo que él mismo ha alegado
pocas líneas antes, a saber que el dominio pertenecería a un
tercero ("J. López"), que poseería "bodegas" que deben entenderse
como "depósitos", con lo que ahora el "señor López" ha pasado
al olvido.
Esas afirmaciones auto-contradictorias en un mismo escrito llevan
al Panel a inferir que el Demandado no posee derechos ni intereses
legítimos propios respecto del nombre de dominio, que son los
únicos que cuentan aquí.
Por otra parte, el Demandado,
intentando probar que las de la Demandante no son las únicas
"BODEGAS LOPEZ" que existen, alega la existencia de una empresa
española con ese mismo nombre y también dedicada a vinos. Sin
embargo el Demandado olvida que aquí no se trata de probar si
hay alguna otra persona que posee "mejores derechos" que la
Demandante al nombre de dominio, sino que quien posee siquiera
algún derecho o interés legítimo es el propio Demandado. En
todo caso, aún si hipotéticamente la bodega española tuviera
mejor derecho que la Demandante, también lo tendría respecto
del Demandado.
Más aún, el Demandado afirma que
además de ser médico ginecólogo "desarrolla dominios en Internet",
lo que ciertamente nada tiene que ver con la actividad de "bodegas
que son en realidad depósitos" o de "bodegas" en el sentido
de la industria vitivinícola. Es posible que el Demandado sea
conocido como "Raúl Didier" o como "Gold Rock S.A. - Desarrollos
Digitales", y no como "BODEGAS LOPEZ" o con un nombre equivalente.
En todo caso el Demandado declara expresamente no ser conocido
corrientemente por el nombre del dominio. Con ello reconoce
que no le es aplicable la circunstancia de la Política, Parágrafo
4(c)(ii).
Asimismo, el Demandado declara
expresamente: a) no haber utilizado el nombre de dominio, b)
no haber efectuado preparativos demostrables para su utilización,
y c) no haber utilizado un nombre correspondiente al nombre
de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos
o servicios. De este modo el propio Demandado descarta la aplicabilidad
de la Política, Parágrafo 4(c)(i).
Tampoco menciona el Demandado
la circunstancia del Parágrafo 4(c)(iii) (uso leal o no comercial),
ni ninguna otra en su favor, aunque niega haber hecho uso desleal
alguno.
El Panel concluye que la Demandante
ha probado el extremo de la Política, Parágrafo 4(a)(ii).
Registro de mala fe
Las tratativas previas pueden
revelar si en el titular del dominio existió o no un propósito
del tipo enunciado en la Política, Parágrafo 4(b)(i):
" Circunstancias que indiquen
que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente
con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro
del nombre de dominio al demandante que es el titular de la
marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante,
por un valor cierto que supera los costos diversos documentados
que están relacionados directamente con el nombre de dominio".
Como ese propósito raramente resultará
de un reconocimiento abierto de un demandado en este tipo de
procedimientos, es razonable inferirlo a partir de circunstancias
relevantes.
Las partes mantuvieron conversaciones
y correspondencia con relación a la cesión de derechos sobre
el nombre de dominio. La Demandante afirma que fue ella, telefónicamente
y por intermedio de la abogada Lucila King, la primera en tomar
contacto con el Demandado. Afirma además que en ese contacto
le requirió al Demandado la transferencia gratuita y amistosa
del dominio a la Demandante. Agrega que el señor Didier rechazó
ese pedido y que pidió un alquiler vitalicio por US$ 1.700 mensuales
de por vida.
El Panel nota que el alquiler pretendido tiene un valor presente
enormemente superior a los costos presumiblemente incurridos
para registrar el nombre de dominio.
Por su parte el Demandado afirma
que el contacto fue iniciado por el representante de la Demandante,
y agrega que el Demandante le propuso una transferencia onerosa,
con lo que niega el carácter gratuito alegado por la Demandante.
Hasta allí las declaraciones de
las partes parecerían inútiles para dilucidar el caso, por ser
alegaciones contrapuestas con relación a un mismo hecho. Sin
embargo, más adelante en su escrito el Dr. Pica relata que posteriormente
el señor Didier se desplazó a las oficinas del representante
de la Demandante para conciliar la transferencia onerosa con
el Sr. Alberto Martedi, representante de la bodega, y que se
sintió sorprendido cuando se encontró con la Dra. King y el
Dr. O´Donnell, quienes le requirieron la cesión gratuita del
nombre de dominio. No existe documentación alguna proveniente
de la Demandante de la que surja que aceptó o propuso una transferencia
onerosa. Tampoco existe prueba alguna de que la bodega directamente
contactada por el Demandado haya consentido en que la transferencia
fuera a ser otra cosa que gratuita.
Las cartas-documento transcriptas en la demanda no contradicen
y más bien refuerzan lo afirmado por la Demandante. Por otra
parte, la versión de la Demandante de que ella inició los contactos
con miras a una transferencia gratuita, no es contradicha y
más bien es confirmada por el relato del Demandado de que en
el contacto personal posterior se le requirió una cesión gratuita.
El Demandado tampoco niega que la transferencia de derechos
por él pretendida lo fuese por el importe mencionado. De todo
ello el Panel infiere que la cesión pretendida por la Demandante
tuvo siempre carácter gratuito y que la oferta de transferencia
onerosa de derechos provino del Demandado, y fue del importe
alegado en la demanda.
Como no ha habido ningún uso del
nombre de dominio, ni preparativos demostrables de uso, ni se
acreditó inversión o gasto alguno en el mismo (salvo lo que
se haya pagado por registrarlo), y como no se han acreditado
ni derechos ni intereses legítimos (ni del propio Demandado
ni del fantasmal señor "J. López"), la única conclusión razonable
para este Panel es que el registro no se hizo para usarlo en
forma regular sino fundamentalmente con el fin de transferir
al titular marcario derechos sobre el nombre de dominio con
un beneficio ilegítimo.
Por no haberse ni siquiera intentado probar el relato referente
al señor "J. López", y de la conducta efectiva del Demandado
durante las negociaciones con la otra parte, se infiere que
no hubo ningún otro propósito al registrar el nombre de dominio
que no fuera el de lucrar ilegítimamente a costa de la Demandante.
El Panel considera que la Demandante
ha probado el extremo de la Política, Parágrafo 4(a)(iii) de
registro de mala fe del nombre de dominio.
Uso de Mala Fe
La falta de un sitio web activo bajo el nombre de dominio, reconocida
por el Demandado, no impide a este Panel arribar a la conclusión
de que el nombre de dominio se usa, y por añadidura, se usa
de mala fe. Como se dijo en el caso OMPI D2000-0003 Telstra
Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, 18 de febrero de
2000:
"[...] En suma, no hay una acción
positiva que el Demandado lleve a cabo en relación al nombre
de dominio". [...] Este hecho, sin embargo, no resuelve la cuestión
[...]. El concepto de "uso de un nombre de dominio de mala fe"
no está limitado a una acción positiva, la inacción está comprendida.
Es decir, es posible, en ciertas circunstancias, que la inactividad
del Demandado equivalga a que el nombre de dominio se use de
mala fe". (Traducción no oficial de este panelista).
En el presente caso el Panel considera
relevantes las siguientes circunstancias:
(a) El registro del nombre de
dominio importa bloquear a la Demandante el acceso con su marca
BODEGAS LOPEZ en Internet. No importa si la Demandante ya tiene
registrados nombres de dominio bajo ".com.ar". No hay duda que
el espacio ".com" es particularmente preciado para un desarrollo
comercial, como lo demuestra el hecho que la mayor parte de
los procedimientos ICANN involucran a dominios bajo ".com".
Si la disponibilidad de nombres de dominio bajo códigos de país
fuera un argumento aceptable, entonces no tendrían razón de
ser estos procedimientos. Por otra parte nadie está obligado
a seguir pauta de conveniencia alguna en materia de registros.
Tampoco existe deber alguno de limitar el número de nombres
de dominio ni de reducir los registros al espacio de los ccTLD.
(b) La marca de la Demandante
refiere de manera inmediata a la denominación social abreviada
y al nombre comercial, así como a algunos de los vinos de la
Bodega López, pero aún sin recurrir a ese rasgo de la marca,
la ley de marcas 22.362 es una norma de insoslayable relevancia
en este procedimiento en que ambas partes tienen domicilio en
la Argentina, conforme al criterio generalmente aceptado a partir
del caso OMPI D99-0001 World Wrestling Federation v. Michael
Bosman, que considera que cuando ambas partes tienen domicilio
en el mismo país, sus leyes y sentencias judiciales son un criterio
ilustrativo al que puede recurrir un panel. La ley 22.362 es
federal y otorga sobre las marcas registradas derechos de uso
exclusivo en todo el territorio argentino, inclusive en la provincia
de Santa Fe, donde reside el Demandado. Como bien lo apunta
la Demandante, en la Argentina los tribunales federales - aun
sin necesidad de probar la mala fe de un demandado - pacíficamente
otorgan, como medida cautelar innominada o como medida cautelar
innovativa, la transferencia de nombres de dominio bajo ".ar"
idénticos o similares a las marcas de la parte actora, como
bien se puntualiza en la demanda con los casos que cita.
(c) La inactividad del sitio web
bajo el nombre de dominio en disputa puede provocar que el público
en Internet piense que la demandante carece de un sitio web,
o concluya que no es técnicamente capaz de mantener un sitio
web. Quien como el Demandado afirma dedicarse al desarrollo
de sitios web no puede razonablemente ignorar esa circunstancia.
(d) A diferencia de Telstra, en
este caso hubo además por parte del Demandado, sin derechos
ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio, una exigencia
económica abusiva por la transferencia de derechos sobre el
nombre de dominio. Además de revelar el propósito de lucro ilegitimo
que evidencia un registro de mala fe, la oferta de venta por
el demandado constituye un uso, y por añadidura, un uso de mala
fe del nombre de dominio. Ver el caso OMPI D99-0001 citado supra,
donde el ilustrado panelista consideró que una oferta de venta
era un uso del nombre de dominio, y a partir de ese precedente
y del caso D00-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, de febrero
de 2000, numerosas otras decisiones de la OMPI en igual sentido.
El Panel considera que la Demandante
también ha probado el extremo de la Política, Parágrafo 4(a)(iii),
que el nombre de dominio se utiliza de mala fe.
7. Resolución
El Panel determina que el nombre
de dominio es prácticamente idéntico o por lo menos similar
de un modo que lleva a la confusión con la marca BODEGAS LOPEZ
de la Demandante. Asimismo el Panel determina que la Demandada
no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de
dominio, y que este ha sido registrado y se usa de mala fe.
En consecuencia, de acuerdo a la Política, Parágrafo 4(i) y
el Reglamento, Parágrafo 15, el Panel Administrativo resuelve
que el registro del nombre de dominio sea transferido a la Demandante
BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ S.A.
Roberto A. Bianchi
Panelista único
Febrero 16 de 2001
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