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Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
RAIMAT, S.A. v. Antonio Casals Caso N° D2000-0143
1. Las Partes La Parte Demandante es Raimat, S.A., una sociedad con domicilio y sede en Barcelona, en España y conformada de acuerdo a las leyes del Reino de España (la "demandante"), representada por Dª Assumpta Zorraquino, abogado, de PricewaterhouseCoopers, Barcelona, España. La Parte Demandada es el señor D. Antonio Casals, residente en Barcelona, Reino de España (el "demandado"). 2. El Nombre de Dominio y el Registrador El nombre de dominio objeto de este procedimiento es raimat.com, registrado a nombre del demandado en Network Solutions, Inc., una corporación de Delaware, con sede en Herndon, Virginia, Estados Unidos de América (el "registrador"). 3. Curso del Procedimiento Con fecha 8 de marzo de 2000 se presentó por vía electrónica al Centro OMPI una demanda de acuerdo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Reglamento Adicional"), recibiendo posteriormente el Centro la demanda en copia papel, con sus anexos. El Centro requirió del registrador Network Solutions, Inc. confirmación de los datos de registración del dominio raimat.com, obteniendo dicha respuesta el 15 de marzo de 2000. Con fecha 14 de marzo de 2000 el Centro notificó la demanda al demandado, junto con la notificación de comienzo del procedimiento. Con fecha 1° de abril de 2000 el Centro recibió la contestación de demanda fechada el 30 de marzo de 2000. El 3 de abril de 2000 el Centro acusó recibo de la contestación. Posteriormente el Centro invitó a Roberto A. Bianchi a desempeñarse como Panel en el presente caso. Después de recibir la declaración de independencia e imparcialidad del señor Bianchi, el Centro lo designó como Panel Administrativo, debiendo dictarse la decisión hasta el día 25 de abril de 2000. El Panel fue por lo tanto conformado de acuerdo a la Política y su Reglamento. El 12 de abril de 2000 ante una presentación de réplica de la demandante, el Panel dictó la Orden de Procedimiento N" 1, según la cual se la admitía como réplica, se acordaba plazo hasta el 17 de abril de 2000, inclusive, al demandado para contestarla, se admitía la contestación en su caso, se comunicaba a las partes que no se admitirían nuevas presentaciones, y se les recordaba la prohibición de comunicación unilateral con el Panel Administrativo. No se dictaron nuevas órdenes de procedimiento ni se acordaron prórrogas. Idioma del procedimiento. La demanda y su contestación se hicieron en lengua española, sin observaciones. Por ello, el procedimiento se tramita en español de acuerdo a lo autorizado por el parágrafo 11 del Reglamento en cuanto a idioma del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho El Panel, ante lo afirmado en la demanda y documentos respectivos agregados, no contestados por el demandado, tiene por acreditado que la demandante es titular de los siguientes registros marcarios:
Asimismo, RAIMAT, S.A., es titular de la marca denominativa RAIMAT en los siguientes países: Andorra, Finlandia, Noruega, Paraguay, Suecia, Canadá, Alemania, Argelia, Armenia, Austria, República Checa, Rumania y Rusia, y marca gráfica en Brasil. RAIMAT, S.A. ostenta igualmente la titularidad como marca de los gráficos, etiquetas, collarín Brut Nature, de los distintos vinos y cavas que comercializa. Por otro lado, la compañía RAIMAT, S.A. pertenece al grupo de empresas CODORNIU, ostentando la compañía CODORNIU, S.A. la titularidad de la marca denominativa RAIMAT, en Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Guatemala, Japón, Méjico, Reino Unido, Uruguay, Venezuela y Hong-Kong, y marca gráfica en Panamá. Asimismo, ha quedado acreditado por las manifestaciones de ambas Partes y lo informado por el registrador que el demandado es titular de la registración del nombre de dominio raimat.com. 5. Alegaciones de las Partes 5.1 Demandante
5.2 Demandado
Otras alegaciones del demandado se examinan en los puntos 6.1. y 6.2., abajo. 5.3 Réplica de la Demandante
5.4 Falta de Contestación
a la Réplica 6. Debate y Conclusiones
"6. En el contrato de dominio registrado objeto del presente litigio, efectuado el 19 de Octubre de 1998, no figura en ninguna de sus cláusulas que mi cliente tenga la obligación de acogerse a la "Uniform Name Dispute Resolution Policy" (aprobada por la ICANN el pasado 24 de Octubre de 1999), y por consiguiente a ninguna resolución que su organización pueda dictaminar. Cualquier modificación unilateral por parte de "NSI" de las cláusulas de dicho contrato son consideradas inaceptables por parte del demandado. Asimismo, en relación con el apartado C. del contrato de dominio si la titularidad del dominio sufre cualquier variación mi cliente requerirá notarialmente que el dominio sea borrado de la base de datos de "NSI". Con cualquier interpretación de las facultades de un panel administrativo que actúe conforme a la Política y al Reglamento, dicho panel, como en principio cualquier árbitro, tiene la facultad de resolver sobre si tiene competencia en un caso determinado, y en particular para pronunciarse respecto de una oposición al arbitraje por falta de competencia. En consecuencia, y previo a cualquier determinación en cuanto al fondo del asunto, el Panel debe pronunciarse sobre la cuestión planteada por el demandado. En primer término, corresponde establecer qué reglas determinan la existencia o inexistencia de competencia del Panel en la presente controversia entre la demandante, titular de una marca, y el demandado, titular de una registración de nombre de dominio ".com".La respuesta resulta inmediata. Las reglas aplicables son las de resolución de disputas que integran el acuerdo o contrato de registración convenido entre el demandado y el registrador en oportunidad de solicitar la registración del nombre de dominio raimat.com, es decir el "Network Solutions' 4.0 Service Agreement". La naturaleza de esas reglas
es contractual, siendo manifiestamente disponible para ambas partes
el objeto sobre el que versa el contrato, a saber la registración
de un nombre de dominio de segundo nivel, bajo el nombre de dominio
genérico de primer nivel ".com". En efecto, en 1998 se registró a
nombre del demandado dicho nombre de dominio. El demandado en su contestación
de demanda ha admitido que la registración le pertenece. "C. Política sobre Disputas. El registrante acepta, como condición para presentar este acuerdo de registración, y si el acuerdo de registración es aceptado por NSI, que el registrante estará vinculado por la política sobre disputas de NSI existente. La versión existente de la política sobre disputas puede encontrarse en el sitio web de InterNic Registration Services: "http://www.netsol.com/rs/dispute-policy.html. D. Cambios o Modificaciones.de la Política sobre Disputas. El registrante acepta que NSI, a su sola discreción, puede cambiar o modificar la Política sobre Disputas, incorporada por referencia al presente, en cualquier momento. El registrante acepta que el hecho de que el registrante mantenga la registración de un nombre de dominio después de que entren en vigencia cambios o modificaciones de la Política sobre Disputas, constituye la continuación de la aceptación del registrante de tales cambios o modificaciones. El registrante acepta que si el registrante considera inaceptables cualesquiera de dichos cambios o modificaciones, el registrante puede requerir que el nombre de dominio sea eliminado de la base de datos de nombres de dominio. E. Disputas. El registrante acepta que, si la registración de su nombre de dominio es impugnada por cualquier tercero, el registrante estará sujeto a las disposiciones especificadas en la Política sobre Disputas". El contrato prevé su modificación unilateral por parte del registrador. El registrante (demandado en el presente caso) tiene la opción de permanecer en silencio ante dichos cambios, y en tal caso quedar obligado por cualesquiera cambios operados en el contrato de registración. Alternativamente, tiene la opción de renunciar al registro. La versión 4.0. vigente
al momento de la registración de raimat.com fue modificada posteriormente
por el registrador, que puso en vigencia la versión 5.0. El demandado
no ha declarado ni aportado elemento alguno en este procedimiento
del que pueda desprenderse que el cambio de política de resolución
de disputas haya sido objetado por él. El demandado se ha limitado
a observarlo en este procedimiento, pero tal declaración es ineficaz.
La obligación del registrante aquí demandado es una obligación emanante de un contrato a favor de tercero, el aquí demandante. Esa figura está específicamente reconocida en el Código Civil español, art. 1.257, segundo párrafo, que establece: "Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que aquella haya sido revocada". Esa disposición es prácticamente idéntica a la contenida en el art. 504 del Código Civil argentino, que dice: "Si en la obligación se hubiese estipulado alguna ventaja en favor de un tercero, éste podrá exigir el cumplimiento de la obligación, si la hubiese aceptado y hécholo saber al obligado antes de ser revocada". En el contrato de registración de nombre de dominio versión 4.0 se preveía la posibilidad de modificación de la política de resolución de disputas. En la citada cláusula "E" el estipulante fue el registrador NSI y el promitente fue el registrante señor Casals. La "estipulación a favor" o la "ventaja en favor" del tercero es la que le permite iniciar al titular marcario y aquí demandante, el presente procedimiento administrativo al que debe sujetarse el registrante del dominio, demandado, por modificación de la política de resolución de disputas. Como lo explica Fernando J. López de Zavalía, Teoría de los Contratos, Tomo I, Parte General, Edit. Zavalía, Buenos Aires, 1984, p. 362, comentando el referido art. 504, "(e)ntre promitente y tercero, media una relación de expectativa, y una vez producida la aceptación, de obligación". La aceptación del tercero RAIMAT, S.A. se manifestó con la presentación de la demanda ante el Centro OMPI y la notificación de la misma por el Centro OMPI al demandado señor Casals. Ello, sin haberse revocado la estipulación por el promitente señor Casals, ya que este mantuvo la registración a su nombre sin modificaciones. En efecto, al comenzar este procedimiento administrativo y de acuerdo al informe del registrador, la registración del nombre de dominio raimat.com estaba en estado activo ("(t)he domain name registration RAIMAT.COM is in "Active" status"). 6.2 Competencia del
Panel Administrativo El demandado también ha declarado en el parágrafo 9 de su contestación de demanda que: "Ante cualquier modificación en la titularidad del dominio objeto del presente litigio, el demandado se reserva el derecho de exigir responsabilidades legales contra (a) al proveedor de resolución del conflicto y miembros del tribunal, (b) el registrador, (c) el administrador del registro, y (d) la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, (ICANN)." Es obvio que cualquier
persona en un procedimiento regular tiene la oportunidad de hacer
cualesquiera planteamientos que considere fundados. Es decir que la Política, dando adecuada formulación al principio de defensa en juicio, resguarda a favor de quien se considere perjudicado por una decisión de un panel administrativo, la posibilidad de recurrir a los tribunales. Este panelista considera por lo tanto que la declaración del demandado parece inapropiada en este procedimiento. Dicho esto, el Panel no ha de concederle otra relevancia a esa manifestación. 6.3 Normas aplicables
En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio en España, por lo que para resolverlo se debe tener en cuenta lo dispuesto por la legislación relevante y su aplicación por los tribunales españoles. En cuanto a la primera el Panel ha tenido a la vista la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, tal como figura en el sitio de la Oficina Española de Patentes y Marcas http://www.oepm.es/internet/ley32/ley32.htm visitado el 16 de abril de 2000 por el Panel. Se destacan las siguientes
disposiciones: Por todo lo que antecede,
el Panel resolverá este caso de acuerdo a la Política, su Reglamento,
y demás reglas y principios de derecho aplicables, teniendo a la vista
la demanda y su documentación agregada, la contestación de la demanda,
la réplica, y el hecho de su falta de contestación por el demandado.
Es decir, aplicará el parágrafo 15 (a) del Reglamento, que dice: 6.4 Identidad o Similitud
Confundible Con ello el Panel tiene por acreditada la identidad del nombre de dominio raimat.com con tales marcas. La adición de ".com" en el conjunto del nombre de dominio en nada cambia lo esencial de tal determinación. Si se considerara en particular la parte ".com", el resultado sería equivalente a los fines del cotejo de acuerdo a la Política, porque estamos frente a una similitud confundible. Carece de relevancia en este procedimiento la alegación del demandado en cuanto a que "Raimat" sea una procedencia geográfica o el nombre de un municipio, lo que de acuerdo a las citas legales que aporta el demandado haría inválida la registración marcaria de que es titular la demandante. La Política parágrafo 4(a)(i) menciona " una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos", y debe tenerse por tales a aquellas registraciones que consiga acreditar suficientemente el demandante. No le es dado a un Panel Administrativo pronunciarse sobre la validez o invalidez de una marca concedida por la Oficina de Marcas de un determinado país a un demandante. Los únicos órganos competentes para declarar la invalidez de una marca son los del país de registro o los del país del tribunal que resulte competente. En España ello es evidentemente así de acuerdo a lo dispuesto por el citado art. 47, 1. de la Ley de Marcas. Además, aún una eventual declaración de nulidad dejaría subsistente el hecho probado que la marca RAIMAT ha sido registrada en varios otros países, además de España. Ver 4 arriba. En cada uno de esos países también hay un tribunal competente para pronunciarse sobre la nulidad de marca. Ese aspecto de la cuestión no ha sido siquiera mencionado por el demandado. La Política no distingue en cuanto al país de registro de las marcas con las que un demandante pueda intentar este procedimiento de acuerdo a las normas de ICANN. De allí se desprende que mientras subsistan registros marcarios en otros países de titularidad de la demandante, aún en uno sólo de ellos, hay base para sostener – como se lo hace en la demanda – que existe identidad o similitud confundible entre el nombre de dominio y dichos registros. En consecuencia, el Panel encuentra que el nombre de dominio es idéntico o confundiblemente similar a las marcas de la demandante. 6.5 Derechos e Intereses
Legítimos Respecto del Nombre de Dominio El demandado tenía la amplia oportunidad, conforme al parágrafo 4(c) de la Política de afirmar y probar que poseía derechos sobre el nombre de dominio. Sin embargo el demandado no ha hecho la menor referencia al respecto, salvo que ha ofrecido el nombre de dominio a la población de Raimat, a través de los órganos de tal población. Probablemente el demandado está aludiendo implícitamente a la figura del mandatario o quizá a la del gestor de negocios ajenos a favor de la población de Raimat, suponiendo que esa población es la que tiene derecho a tener un nombre de dominio ".com", o sea de uso comercial se acuerdo al rfc 1591. Sin embargo, nada en los datos de registro según han sido informados por el registrador permite inferir que exista mandato de tal población, ni gestión de negocios en su favor. No se ha presentado por el demandado documento alguno que acredite mandato o gestión a favor de terceros, ni alguna otra prueba al respecto. Por otra parte la demandante, en su presentación de fecha 12 de abril de 2000, ha negado que haya existido contacto alguno entre el demandado y la comunidad de Raimat. Finalmente, el demandado no ha hecho la menor mención a que tenga algún interés legítimo propio sobre el nombre de dominio. En consecuencia, el Panel determina que el demandado no tiene ni derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio raimat.com. 6.6 Registración de
Mala Fe El demandado declara enfáticamente que nunca existió tal oferta de venta. Dada la situación de equivalencia de tales alegaciones contradictorias, y la carencia en el procedimiento de cualquier elemento probatorio de tal circunstancia, se concluye que la demandante, sobre la que recae el onus probandi, no ha conseguido probar dicho extremo, y no resulta de aplicación el parágrafo 4(b)(i) de la Política. Sin embargo, la finalidad de lucro por la transferencia de derechos sobre el nombre de dominio no es la única circunstancia que permite acreditar registro de mala fe. El hecho mismo de que el demandado haya registrado un nombre de dominio ".com" , de uso comercial de acuerdo al "Request for Comment 1591" cuando al mismo tiempo afirma que "Raimat" siendo el nombre de un municipio no puede constituir marca válida de acuerdo al ordenamiento marcario español, habla de una inconsecuencia inadmisible en quien dice obrar de buena fe y en interés de tal comunidad, ya que estaba a su alcance al momento de la registración incluir alguna mención de su carácter de mandatario o de gestor de negocios, o alguna otra frase equivalente, de lo que hubiera podido establecerse razonablemente que ésa y no otra era su intención. Si tal hubiera sido realmente la intención benevolente del señor Casals, entonces no debería haber pensado en registrar un nombre de dominio ".com", destinados a uso comercial. En efecto, sea la población de Raimat "municipio" como lo afirma el demandado, o "pedanía", como lo dice la demandante, no hay duda de que se trata de una entidad de carácter público, que no tiene los fines de lucro privado que se persiguen en la Red bajo el dominio ".com". Tal benevolencia en favor de terceros se transforma, después de considerar lo dicho, en una real voluntad maliciosa de impedir que el titular marcario pueda reflejar su marca que distingue productos vinícolas para el comercio en un nombre de dominio bajo el dominio de primer nivel comercial ".com". De ese modo, se configura la circunstancia del parágrafo 4(b)(ii) de la Política, de registración de mala fe. En este procedimiento no se ha indicado ni por la demandante, ni por el demandado, ni por ningún otro elemento, cuál es la actividad a la que se dedica o pretende dedicar en la Red o fuera de la Red el señor Casals. Más aún, el propio demandado ha afirmado, casi caprichosamente, que nadie puede indicarle a él cómo y cuándo ha de usar el nombre de dominio. Desde ya, ello imposibilita adjudicarle el carácter de "competidor" de la empresa demandante, y con ello se impide determinar sin más que se encuentra presente la circunstancia de la Política, parágrafo 4(b)(iii). Sin embargo, dado que las circunstancias de registro de mala fe listadas en la Política lo son con carácter no exhaustivo, este Panel encuentra que el registro de un dominio idéntico o confundiblemente similar a marcas del demandante, sin derechos ni intereses legítimos, ni propios ni en representación legal de un tercero, y sin ningún otro ningún motivo, por quien reside en la misma ciudad que el titular de una marca muy conocida de productos vinícolas, se ha hecho presumiblemente con el fin de privar al titular marcario de la posibilidad de reflejar su marca en el nombre de dominio. Ello configura una circunstancia de registración de mala fe, sea o no sea el titular del dominio un competidor del titular marcario. En consecuencia, el Panel determina que el nombre de dominio raimat.com ha sido registrado de mala fe. 6.7 Utilización de Mala
Fe Salvo una mención en la demanda en cuanto a que el demandado usa de mala fe el nombre de dominio, no hay otra indicación al respecto. A su vez, el demandado afirma que "el tener registrado dicho dominio no implica que tenga que hacer un uso automático, sino cuando lo crea apropiado y para lo que considere oportuno. Siempre buscando un servicio a la comunidad y dentro de la legislación vigente". Todo esto parece indicar que el demandado quiere sugerir que no está haciendo uso del nombre de dominio. Cabe notar que la Política en el parágrafo 4 (b) sólo ha dado un listado no taxativo de circunstancias que constituyen una utilización de mala fe del nombre de dominio. Ello significa que el Panel puede considerar si en el caso existen cualesquiera conductas del demandado - activas u omisivas - que representen utilización de mala fe. Para ello el Panel está autorizado a considerar esas conductas también a la luz del derecho español que resulta aplicable a partes con domicilio o residencia en España, y según es interpretado por los tribunales de ese país. El ofrecimiento benévolo o gratuito del nombre de dominio a la población de Raimat fue alegado por el demandado y negado en la réplica. El demandado no proporcionó prueba al respecto, ni contestó a la réplica que ha negado tal ofrecimiento. Por lo tanto el ofrecimiento no puede ser tenido por probado, y queda en este procedimiento como manifestación sin sustento fáctico. Además, el dominio está registrado bajo ".com", de finalidad comercial, con lo cual quien no tiene derecho ni interés legítimo está ofreciendo un dominio comercial a una entidad sin fin de lucro. Ese ofrecimiento, de ser verdadero, manifestaría una voluntad de impedir, con posterioridad al registro, el acceso al nombre de dominio. Lo aparentemente benévolo no sería sino una excusa para entorpecer la gestión comercial de la demandante. En cualquier caso, el ofrecimiento de donación a un tercero es sin duda una utilización del nombre de dominio. De no ser verdadero el ofrecimiento y haberse pergeñado como una declaración falsa en este procedimiento, ello también representaría una mala fe procesal, y este Panel extrae de ello una conducta de mala fe en relación al nombre de dominio, que importa utilización de mala fe en los amplios términos del parágrafo 4(b) de la Política. Este Panel ha tenido a la vista el Auto dictado el 2 de junio de 1999 en el caso "nocilla.com" por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia N° 5 de Oviedo, D. Agustín Azparren, aportado por la demandante y negada su aplicabilidad por el demandado, publicado en http://www.dominijuris.com/documentacion/comentarios/nocilla.htm. En ese caso la actora era
titular de la marca NOCILLA y pedía medidas cautelares contra el titular
de nocilla.com. Esa situación es del todo similar a la del caso presente.Este Panel considera que idénticas medidas cautelares podrían haberse solicitado y obtenido de un tribunal español con base en la ley de competencia desleal y de marcas. Por otra parte, mantener meses después del registro el sitio "en construcción" cuando el nombre de dominio es idéntico o confundiblemente similar a la marca de vinos del demandante muy conocida en el país del demandado y provocando la posibilidad de confusión a los navegantes de la Web que deseen conectarse con el sitio del demandante - sin aclararles que su conexión no se ha hecho con un sitio del demandante - representa un uso evidente de mala fe. En consecuencia, el Panel determina que el nombre de dominio raimat.com ha sido usado y se usa de mala fe por el demandado. 7. Decisión El Panel ha determinado que el nombre de dominio raimat.com es idéntico o confundiblemente similar a las marcas RAIMAT de la demandante. Asimismo, el Panel ha determinado que el demandado carece de derechos e intereses legítimos respecto de dicho nombre de dominio. El Panel también ha determinado que la registración de dicho nombre de dominio por el demandado ha sido efectuada de mala fe, y que el nombre de dominio ha sido y está siendo usado de mala fe por el demandado. Por todo ello y conforme a los Parágrafos 4(i) y 15 de la Política, el Panel Administrativo decide requerir que la registración del nombre de dominio raimat.com sea transferida a la demandante, RAIMAT, S.A. Roberto A. Bianchi
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