Heladerías Freddo S.A. c/ Spot Network
s/ Apropiación Indebida de nombre "Freddo" para Internet

Sentencia interlocutoria

JUZGADO DE LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 7,
SECRETARIA Nº 13

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1997.

Por recibidos los autos conforme a la asignación dispuesta por la Exma. Cámara.

Proveyendo al escrito de Fs. 207/220:

Por presentado, parte en la representación invocada en mérito de la copia del poder general judicial acompañado y por constituido el domicilio procesal. Agréguese la documentación acompañada y los bonos de derecho fijo (CPACF). Tiénese presente la tasa de justicia tributada.

Por promovida la demanda a sólo efecto iniciado a fs. 219, punto 2), 2* parágrafo, debiendo al accionante promover y agotar el procedimiento de mediación previa obligatoria (art. 1 de la ley 24.573), como requisito de procedibilidad de la misma.

II.- Con relación a la medida cautelar solicitada (fs. 207 vta 3er. Paragrafo y fs. 215 vta. 219 cap. v), y partiendo de la base de la acreditación de titularidad y uso marcario invocados por la firma accionante (fs. 115/141, 162/170 y 176/189), es preciso tener presente por un lado que la consulta desplegada por el accionado, tal como has sido denunciada por la aquí actora comportaría -prima facie- una variante de uso indebido de la marca ajena, a cuyo respecto sería también de aplicación el procedimiento establecido por el art. 35 de la ley 22.362 (en tanto ha demostrado la titularidad del demandante y el uso del signo por parte del accionado; conf. CNCCFED, Sala I, causa 30/96 del 8.5.97, consid 3), a lo que cabe añadir que la pretensión cautelar tal como ha sido articulada conllevaría a desvirtuar la finalidad del instituto tutelar preventivo por cuanto el objeto de la medida impetrada se confundiría con el resultado al cual se pretende arribar mediante la sentencia definitiva (conf. CNCCFED, Sala I causa 7488 del 2.11.93 y sus citas; CNCCFED, Sala de Feria, Encontesa s. Med, Caut. Del 19.1.95).

Sin embargo y por otro lado, se debe tener también presente que conforme a las reglas para el Registro de Nombres de Dominio en Internet en Argentina establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para la operatoria del servicio Nic-Argentina (fs. 200/201), el registro de una determinada denominación se otorgará al registrante que primero lo solicite, razón por la cual no se aceptarán solicitudes de registro de denominaciones iguales a otras existentes (reglas 1 y 2); en tales condiciones, es obvio que el nombre de dominio registrado por el aquí demandado (freddo.com.ar fs. 203) trae como consecuencia la imposibilidad absoluta para la parte aquí actora, de registrar su propia marca como nombre de dominio y por ello de acceder la sistema, con las secuelas que tal situación se derivan -razonablemente- en el orden comercial y patrimonial.

Es claro entonces que el particular modo en que el accionado ha implementado el uso prima fase -indebido de la denominación Freddo, a través del sistema Internet y por la vía de la operatoria Nic Argentina, configura una situación de hecho de características especiales, con efectos excluyentes del titular marcario y que requiere entonces de pautas interpretativas y la consiguiente aplicación de institutos que permitan atender a aquellas particularidades, aún al margen de las previsiones específicas contenidas en la legislación marcaria.

Al respecto se debe recordar que el art. 232 CPCC y sus normas concordantes no sólo facultan a los jueces a conceder medidas diferentes a las reguladas, sino que también admiten flexibilidad en el otorgamiento de las previstas mediante su adaptación a las particulares situaciones de hecho que se tienen en mira (conf. Palacio. Lino E. y otro Cod. Proc. Civ. Y Com. T5 pág. 359). Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que -como principio- un nombre de dominio sea idéntico a marcas existentes podrá ser detentado o utilizado sólo por el titular de esos derechos de propiedad intelectual demostrables, o con su autorización (conf. Controversias en Materia de Nombres de Dominio Utilizados en Internet documento preparado por la Oficina internacional de la OMPI septiembre de 1997, punto 6) queda así configurada la verosimilitud en el derecho de la actora para requerir la pertinente protección cautelar, en tanto que es evidente que ésta parte ha negado toda posibilidad al accionado respecto del empleo -bajo cualquier forma- de la marca en cuestión, y que tiene a su vez legítimo interés a partir de la titularidad que ostenta, para obtener un nombre de dominio que contenga los registros de que es propietario.

Y en mérito de ello, la particular situación de hecho que se presenta en el caso de autos, justifica la medida cautelar innovativa que se solicita bien que con los alcances que se explican-, en tanto la prolongación en el tiempo de aquéllas circunstancias es susceptible de provocar un perjuicio cierto e irreparable en el titular marcario precisamente a consecuencia de la exclusión absoluta ya analizada, razón por la cual e incidente previsto por el art. 35 de la ley 22.362 -habida cuenta su limitada finalidad (conf. Otamendi J. Derecho de Marcas, pág. 276 y ss), no brinda en la especie, adecuada protección al titular de los derechos presuntamente infringidos (conf. Farrell F. Más sobre las medidas cautelares. El incidente de explotación y el art 50 del Trip's, LL diario 4.7.97), habida cuenta precisamente, las características, modalidades y efectos de la infracción denunciada.

De conformidad con lo que lleva expuesto, y en el marco de la previsión contenida en el art. 50 inc 2 del acuerdo ADPIC conteniendo el Acta final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay, aprobado por Ley 24.425, que a juicio del suscrito brinda sustento normativo a la cautela que corresponde disponer con el ajuste a las ya enunciadas particularidades del caso, se deba admitir la petición bajo estudio.

Por ello y previa caución juratoria que deberá prestar la parte actora por ante el Actuario, dispongo la suspensión preventiva del nombre de dominio freddo.com.ar registrada por Spot Network (persona responsable Diego Gassi), en el registro de Nombres de Dominio Internet en Argentina, que administra el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quedando asimismo autorizada heladerías Freddo SAICA para utilizar la designación FREDDO como nombre de dominio, a cuyo fin deberá solicitada el peticionante registro con ajuste a las reglas establecidas por la citada repartición, y todo aquello hasta tanto se dicte sentencia definitiva. Para su cumplimiento líbrese oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y diligenciado el mismo, notifíquese dentro del tercer día al cautelado (art 198, 2º Párrafo CPCC).

Luis María Márquez
Juez Federal