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Centro de Mediación
y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL
ADMINISTRATIVO
Televisión
Satelital Codificada, S.A., Arte Radiotelevisivo Argentino,
S.A. y Tele Red Imagen, S.A. v. Yahoo, S.R.L.
Caso No. D2000-0980
1. Las Partes
Los demandantes son las siguientes partes:
- Televisión Satelital Codificada, S.A., con domicilio en la
Av. San Juan 1132 de la ciudad de Buenos Aires, República Argentina,
sociedad legalmente inscrita ante la Inspección General de Justicia
de la ciudad de Buenos Aires con fecha de 2 de mayo de 1991,
Lº 109, Tº A de libro de S.A., bajo el número 2308.
- Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A., con domicilio real en
la calle Lima 1261 de la ciudad de Buenos Aires, República Argentina,
sociedad legalmente inscrita ante la Inspección General de Justicia
de la ciudad de Buenos Aires con fecha de 13 de febrero de 1990,
Lº 107, Tº de libro de S.A., y bajo el número 578.
- Tele Red Imagen, S.A., con domicilio en calle San Juan 1132
de la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, sociedad
legalmente inscrita ante la Inspección General de Justicia de
la ciudad de Buenos Aires con fecha de 16 de diciembre de 1991,
Lº 110, Tº A de libro de S.A., bajo el número 10.906.
El demandado es la empresa: -
YAHOO, S.R.L., con domicilio en Artigas 609, Colonia del Sacramento,
República Oriental del Uruguay.
2. El Nombre de Dominio y el
Registro
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio "tycsport.com".-
La entidad registradora del citado dominio es EasySpace, Ltd,
domiciliada en 32 St. Lanus Terrace, SW 34QG, Londres, Reino
Unido de Gran Bretaña.
3. Iter Procedimental
Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución
de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo,
denominada "Política Uniforme"), según fue adoptada por el ICANN
el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente
adoptado por el ICANN para dicha "Política Uniforme" (en lo
sucesivo, "el Reglamento"), fue presentada ante el Centro de
Mediación y Arbitraje de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"),
el 8 de agosto de 2000, por medio de correo electrónico, así
como en 15 de agosto de 2000 en formato papel.
Con fecha 27 de septiembre de
2000, el Centro envió un correo electrónico a los demandantes
con el objeto de requerir la corrección del nombre del Registrador,
petición que fue reiterada en fecha de 29 de septiembre de 2000.
El 29 de septiembre de 2000 la
representación autorizada de los demandantes envió correo electrónico
al Centro corrigiendo el nombre del Registrador del nombre de
dominio en cuestión. Una solicitud de verificación de Registro
fue enviada a la entidad registradora en fecha de 3 de octubre
de 2000, contestada positivamente por dicha entidad, confirmando
ésta que le había llegado copia de la Demanda, de acuerdo con
el Parágrafo 4.(b) del Reglamento; que el nombre de dominio
objeto de controversia había sido registrado ante ella; que
el titular de dicho nombre de dominio es YAHOO, S.R.L.; que
la Política Uniforme y el Reglamento se aplican al nombre de
dominio disputado; y que actualmente tal nombre se encuentra
alojado en los servidores de la entidad registradora, ostentando
un Sitio Web.
La demanda fue notificada al Demandado
el 4 de octubre de 2000, tanto por correo electrónico, como
en formato papel por correo ordinario o urgente.
En fecha de 23 de octubre de 2000,
el Centro recibió contestación a la Demanda por correo electrónico,
mientras que en 26 de octubre de 2000 recibió la Demanda en
formato papel. El 27 de octubre de 2000 el Centro acusó recibo
del Escrito de Contestación a la Demanda, transmitiéndose esta
comunicación a todas las partes en la actual controversia.
Debe hacerse notar que, aunque
la fecha inicial de transmisión de la Decisión del Panel Administrativo
era el 14 de diciembre de 2000, por acuerdo de los Panelistas,
y sobre la base del Parágrafo 10.c) y del Parágrafo 15.(b) del
Reglamento, con conocimiento de las Partes y del Centro, se
adoptó una ampliación del plazo para dictar la decisión al 18
de diciembre de 2000, dado que el Presidente del Panel de Expertos
no recibió la totalidad de los documentos aportados por los
demandantes, y a fin de ofrecer una ocasión justa a dicha parte
de presentar su caso, de conformidad con lo dispuesto en el
Parágrafo 10.(b) del Reglamento.
Dado que tanto la demanda como
la contestación a la demanda han sido redactadas en castellano,
dado que todas las partes en la actual controversia conocen
y usan plenamente dicha lengua, y sobre la base de la facultad
que ofrece al Panel Administrativo el Parágrafo 11.(a) del Reglamento,
se considera como lengua del procedimiento la lengua castellana
y en ella se dicta la presente Decisión.
Asimismo, conviene hacer notar
que, según afirman las partes (véase Punto 16 del Escrito de
Demanda y Punto 10 del Escrito de Contestación a la Demanda),
con anterioridad a la presentación de la Demanda de la que la
actual Decisión trae causa, se presentaron por parte de las
entidades demandantes en el actual procedimiento administrativo,
una serie de actuaciones judiciales y extrajudiciales dirigidas
contra el anterior titular del nombre de dominio"tycsport.com"
el Sr. Kirovsky, encaminadas a evitar una transferencia de la
titularidad de dicho nombre con fines fraudulentos y, en definitiva,
a tratar de lograr un acuerdo extrajudicial a la controversia
que existía entre ellos.
Oportunamente, se dictó al menos
una resolución judicial por la que se ordenaba la adopción de
determinadas medidas cautelares contra el Sr. Kirovsky en el
sentido antes expuesto.
Debe ponerse de manifiesto que
este Panel Administrativo no tiene constancia de que exista
procedimiento judicial alguno contra la entidad YAHOO, S.R.L.
por parte de los demandantes.
Asimismo, debe hacerse hincapié
en que el hecho de que se hayan adoptado y aprobado judicialmente
determinadas medidas cautelares contra el Sr. Kirovsky, anterior
titular del nombre de dominio, no tiene por qué afectar en modo
alguno al sentido de la decisión que tome este Panel Administrativo.
Y ello no sólo porque dichas medidas
cautelares fueron tomadas contra persona distinta de la que
ocupa la posición de demandada en el actual procedimiento administrativo,
sino también por el hecho de que la decisión de este Panel no
impide a las partes someter la controversia a tribunal competente
a fin de obtener una resolución independiente, de acuerdo con
lo señalado en el Parágrafo 4.k de la Política Uniforme y Parágrafo
3.(b).xiii del Reglamento, sin perjuicio, evidentemente, de
las consecuencias negativas, que puede conllevar para quien
inste una actividad judicial con fines fraudulentos. En conclusión,
este Panel de Expertos acuerda, de conformidad con lo dispuesto
en el Parágrafo 18.(a) del Reglamento, continuar con el procedimiento
administrativo y adoptar la presente Decisión.
4. Antecedentes de Hecho
Las sociedades demandantes constituyen, como así se desprende
de la exhaustiva documentación aportada, un grupo empresarial
con acusada e importante presencia en sectores tales como el
audiovisual, telecomunicaciones, distribución de señales televisivas
e Internet, donde despliega, a través del nombre de dominio
"tycsport,com", una continua actividad informativa
y comercial relacionada con el mundo del deporte.
Las empresas demandantes se integran
dentro del Grupo Clarín, uno de los grupos de medios de comunicación
más importantes dentro del mundo de habla castellana (según
se prueba por Anexo J aportado con la Demanda).
La demandada es una empresa de
actividad no especificada, ni por el Demandante, ni por el propio
Demandado, con residencia en la República Oriental del Uruguay,
y que, a pesar de su denominación social, no se acredita que
tenga relación empresarial o de cualquier otro tipo con la sociedad
titular del célebre buscador de Internet. El dominio controvertido
es "tycsport,com",el cual fue inicialmente registrado
por el Sr. Kirovsky, quien, según resulta del Anexo B aportado
con la Demanda, al menos se prueba que lo tuvo bajo su posesión
hasta el 28 de julio de 2000. Actualmente, consta a nombre de
la sociedad demandada Yahoo, S.R.L., según consta del Anexo
A aportado por las demandantes por virtud de un contrato de
cesión entre el Sr. Kirovsky y dicha empresa demandada, según
consta en Anexos 1, 2 y 3 de los aportados con la Contestación
a la Demanda.
Debe ponerse de manifiesto que
los Anexos 1, 2 y 3 mencionados constan como documentos privados,
firmados entre el demandado y el anterior titular del nombre
de dominio en cuestión, así como un tercero sin relación aparente
con este caso.
No se trata, por consiguiente,
de documentos adverados notarialmente o por fedatario público.
Las empresas demandantes son titulares de diversos derechos
marcarios, así como de un nombre de dominio ".com.ar". Específicamente,
y según se deduce de los documentos anexados por las demandantes,
la relación de derechos de los que son titulares es como sigue:
- Arte Radiotelevisivo Argentino,
S.A. es titular del nombre de dominio "tycsport.com.ar",según
se acredita en Anexo C de los aportados en la Demanda, desde
fecha de 11 de septiembre de 1997.
- Televisión Satelital Codificada,
S.A. es titular de los siguientes derechos marcarios, adquiridos
por virtud de contrato de compra y venta firmado en fecha de
23 de abril de 1998, entre los legales representantes de Tele
Red Imagen, S.A. y los de Televisión Satelital Codificada, S.A.,
a presencia de fedatario público, y según consta en Anexos D
y E de los aportados con la Demanda:
- "T y C SPORTS", registrada con
el número 1.645.151 (Clase 27), concedida en 19 de septiembre
de 1997.
- "T y C SPORTS", registrada con
el número 1.642.952 (Clase 30), concedida en 28 de agosto de
1997.
- "T y C SPORTS", registrada con
el número 1.642.953 (Clase 32), concedida en 28 de agosto de
1997.
- "T y C SPORTS", registrada con
el número 1.642.954 (Clase 33), concedida en 28 de agosto de
1997.
- "T y C SPORTS", registrada con
el número 1.642.955 (Clase 34), concedida en 28 de agosto de
1997.
- "T y C SPORTS", registrada con
el número 1.642.956 (Clase 35), concedida en 28 de agosto de
1997.
- "T y C SPORTS", registrada con
el número 1.642.957 (Clase 36), concedida en 28 de agosto de
1997.
- "T y C SPORTS", registrada con
el número 1.642.958 (Clase 39), concedida en 28 de agosto de
1997. - "T y C SPORTS", registrada con el número 1.645.160 (Clase
18), concedida en 19 de septiembre de 1997.
- "T y C SPORTS", registrada con
el número 1.645.162 (Clase 21), concedida en 19 de septiembre
de 1997.
- "T y C SPORTS", registrada con
el número 1.645.163 (Clase 25), concedida en 19 de septiembre
de 1997.
- "T y C SPORTS", registrada con
el número 1.535.128 (Clase 41), concedida en 31 de agosto de
1994.
- "T y C SPORTS", registrada con
el número 1.596.768 (Clase 38), concedida en 22 de abril de
1996. -
Igualmente, debe tenerse presente
que, según se acredita de las copias de certificados aportadas
en el Anexo E, y a las que se acaba de hacer inmediata referencia,
consta en ellas la transferencia de titularidad a favor de Televisión
Satelital Codificada, S.A.
Igualmente, debe insistirse en
el hecho de que todas las referidas copias se corresponden con
el original depositado ante el correspondiente Organismo, según
lo acredita el fedatario público firmante de cada una de ellas.
-
Asimismo, las demandantes aportan
en el Anexo F meras fotocopias de otra serie de marcas de las
que sólo consta la solicitud de transferencia debidamente inscrita
ante el Organismo correspondiente. En dichos derechos marcarios
se incluye la mención "T y C SPORTS" en conjunción con otra
serie de elementos distintivos, tales como "T y C SPORTS NOTICIAS",
"T y C SPORTS NUESTRO MEJOR DEPORTE" o "JUEGOS DE INVIERNO T
y C SPORTS", por citar algunas. -
Tele Red Imagen tiene registros
marcarios en algunos países del entorno hispanoamericano, si
bien reconocen las demandantes que algunos de tales derechos
pueden no existir en la actualidad en la medida en que ha cesado
el acuerdo comercial existente para su explotación.
Tales derechos se acreditan mediante
meras fotocopias en Anexo G de los de la Demanda, donde se observa
los registros en los siguientes países: Ecuador, México, Brasil,
España, Colombia, Venezuela y República Oriental del Uruguay.
Tales derechos se concretan en
los signos "T T y C SPORTS", según se puede apreciar. - Las
marcas alegadas por las demandantes están en vigor y son objeto
de explotación regular y actual, según se aprecia de los Anexos
H, I-1, I-2 e I-3 de los aportados con la Demanda.
En concreto, se observa, lo que
es relevante a los efectos de la presente Decisión, la importancia
de la actividad y extensión cognitiva de las demandantes, dándose
que Tele Red Imagen, S.A. ocupa el quinto puesto en ranking
de televisión por cable y el primero en señal deportiva (página
52 de Anexo J de los de la Demanda), y que el Canal T y C Sports
ocupa el puesto tercero en el ranking de cadenas de cable en
Argentina (véase Anexo I-3). La empresa demandada dice ser adquirente
de buena fe del nombre de dominio "tycsport,com",
que es el objeto de la actual controversia, por contrato de
fecha 1 de agosto de 2000 con su anterior titular, el Sr. Jorge
Kirovsky Wainerman (Anexos 1, 2 y 3 de los aportados con el
Escrito de Contestación a la Demanda).
Igualmente, el demandado afirma
ser adquirente del derecho marcario "TYCSPORTS" (Clase 25) registrado
en la República Oriental del Uruguay (Anexo 4) por cesión del
Sr. Kirovsky Wainerman anteriormente citado en fecha no mencionada,
así como de las marcas "TYCESPORT WOLD" (sic) en Clase 28, y
"TYCESPORT WORLD.COM" en Clase 42, ambas en la República Argentina,
y por virtud de contrato de cesión con el Sr. Romano Labate
(Anexos 5 y 6), en fecha de octubre de 2000, haciendo constar
el demandado que en los documentos incorporados en los Anexos
5 y 6 aparece la mención de que "EL SOLICITANTE SE ENCUENTRA
EN USO Y EJERCICIO DE LA MARCA DESDE EL AÑO 1992 HABIENDOLA
SOLICITADO EN SU OPORTUNIDAD".
Asimismo, la mercantil demandada
alega que es titular de las marcas "TYC.SPORTS.COM" y "TYC.SPORTS"
(Clases 28 y 42) en México (Anexo 7), por cesión que, nuevamente,
le hizo el Sr. Kirovsky Wainerman. Debe ponerse de manifiesto
que todos los documentos incorporados a los Anexos aportados
con la Demanda constituyen meras fotocopias, no adveradas con
sus originales por medio de escribano, notario o fedatario público
alguno.
5. Pretensiones de las Partes:
A. Demandantes Los demandantes afirman:
- Que forman parte de un Grupo
editorial y audiovisual de máxima difusión en el mundo de habla
hispana, siendo titulares legítimos bien de derechos marcarios,
bien de un nombre de dominio sustancialmente similar al dominio
cuestionado. - Que el titular inicial del nombre de dominio
tycsport,com", el Sr. Kirovsky, lo registró con una finalidad
estrictamente crematística de obtener una cantidad de dinero
a cambio de su transferencia.
- Que el titular inicial del nombre
de dominio "tycsport,com", el Sr. Kirovsky, si bien
en un momento determinado mostraba contenidos de temática deportiva
en el Sitio Web correspondiente con el dominio en cuestión (véase
Anexo K, acreditado mediante fedatario público), con posterioridad
lo llenó de contenido pornográfico (según se observa en Anexo
L, y acreditado mediante fedatario público).
- Que debido al contenido referido
en el párrafo anterior, se produjo una evidente confusión en
el público respecto al tipo de información vertida en el Sitio
Web cuestionado (véase Anexo K). - Que en dicho Sitio Web se
producía una deficiente configuración y contenido, desprestigiando
así las marcas de las que son titulares y su imagen comercial.
- Que, con posterioridad, el Sitio
Web correspondiente puso un mensaje de "EN CONSTRUCCION" (Anexo
M).
- Que, por lo tanto, el Sr. Kirovsky
actuó de mala fe a la hora de registrar y usar el nombre de
dominio en cuestión, usando y vulnerando los derechos de marca
de uno de los demandantes, buscando crear confusión entre el
público usual de los demandantes.
- Que, en definitiva, se produce
una dilución y desprestigio de los derechos marcarios de uno
de los demandantes en la medida en que restringe su función
principal de identificación de productos y servicios en el mercado.
- Que el Sr. Kirovsky pretendió
dirigirse primordialmente al mercado argentino, a pesar del
hecho de que el nombre de dominio en cuestión es accesible desde
cualquier lugar del mundo, dadas las características intrínsecas
del conjunto Internet.
- Que es aplicable el Derecho
argentino en la medida en que las demandantes ostentan dicha
nacionalidad, en que el Sr. Kirovsky posee domicilio en Argentina
y en que el Sitio Web está orientado primordialmente al mercado
argentino.
- Que el Sr. Kirovsky no tiene
ningún derecho o interés legítimo en usar la marca "T y C SPORTS"
en Argentina o en cualquier otro país, no pudiendo desconocer
la misma, dada su trascendencia práctica, nacional o internacional,
de los productos y servicios que cubre.
- Que con fecha 1 de agosto de
2000, consta la transferencia del nombre de dominio en cuestión
a la mercantil YAHOO, S.R.L.
- Que el actual titular no posee
interés legítimo en el uso de dicho nombre, actuando con mala
fe y con conocimiento del conflicto existente con el Sr. Kirovsky,
dado que, actualmente, en el Sitio Web se hace una advertencia
acerca de la ausencia de relación alguna con nombres de uso
similar o programas de televisión.
Como consecuencia de todo ello,
los demandantes solicitan la transferencia del nombre de dominio
"tycsport,com" a nombre de Arte Radiotelevisivo Argentino,
S.A.
B.Demandado
La parte demandada alega:
- Que las demandantes carecen
de interés legítimo para accionar. - Que el hecho de que las
demandantes pertenezcan a un grupo editorial no significa que
se generen derechos a su nombre.
- Que los efectos de las actuaciones
del Sr. Kirovsky no le pueden ser imputables.
- Que ha adquirido de buena fe
los derechos sobre el nombre de dominio "tycsport,com",
adquiriéndolos directamente del Sr. Kirovsky.
- Que es titular de buena fe,
igualmente por cesión contractual, de determinados derechos
marcarios sobre signos distintivos similares a aquellos de los
que es titular una de las empresas demandantes.
- Que las demandantes no aportan
suficiente prueba acerca de la titularidad de las marcas "TYCSPORTS".
- Que la demandada pretende la
explotación del nombre de dominio cuestionado en una actividad
totalmente distinta de la desarrollada por las demandantes.
- Que, en atención a lo expuesto,
el demandado tiene un derecho e interés legítimo en usar el
nombre de dominio actualmente registrado a su nombre.
- Que no puede verse diluida la
marca titularidad de alguna de las demandantes ya que actualmente,
el Sitio Web correspondiente se encuentra vacío, sin contenido
alguno.
- Que el hecho de que el demandado
haya elegido la denominación YAHOO no se debe a una finalidad
de crear especial confusión con el célebre buscador de Internet.
6. Debate y Conclusiones Reglas
aplicables
El Parágrafo 15.(a) del Reglamento establece que el Grupo de
Expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones
y los documentos presentados, de conformidad con la Política
Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas
y principios de derecho que considere aplicables.
Queda de manifiesto, pues, que
en la construcción jurídica de la decisión del Grupo de Expertos,
éstos no se ven constreñidos necesariamente a las reglas establecidas
expresamente en el Reglamento o en la Política Uniforme, sino
que pueden también recurrir y aplicar normas y principios de
derecho en el bien entendido que tales normas y principios habrán
de ser de internacional aplicación, pudiendo ser, en su caso,
también de aplicación nacional cuando las partes comparten una
misma nacionalidad (Casos D2000-0001 y D2000-0896).
En el presente caso, por consiguiente,
serán de aplicación junto con las reglas de la Política Uniforme
y del Reglamento, las normas y principios internacionales aplicables
en materia de protección de marcas y nombres comerciales, ya
estén contenidas en el Convenio de París (en adelante, Convenio
de París) para la protección de la propiedad industrial de 1883
(revisado en Estocolmo en 14 de julio de 1967), ya lo estén
en el Acuerdo GATT Ronda Uruguay por el que se protegen los
derechos de propiedad intelectual e industrial de 15 de abril
de 1994 (en adelante, Acuerdo TRIPS).
Téngase en cuenta que tanto Argentina
como Uruguay son parte en el Convenio de París citado (Argentina
lo es de la versión de Lisboa desde 10 de febrero de 1967 y
de la versión de Estocolmo – arts. 13 a 30 – desde 8 de octubre
de 1980; mientras que Uruguay lo es desde 28 de diciembre de
1979 en su versión de Estocolmo, tal y como se puede consultar
en http://www.wipo.int/treaties/docs/english/d-paris.doc). Asimismo,
ambos países forman parte del Acuerdo GATT referido (tanto Argentina,
como Uruguay forman parte desde el 1 de enero de 1995, tal y
como se puede observar en http://www.wto. org/english/thewto_
e/whatis_e/tif_ e/org6_e.htm). Examen de los presupuestos de
admisibilidad de la demanda contenidos en el Parágrafo 4 de
la Política Uniforme y Parágrafo 3.(b).ix del Reglamento
De acuerdo con tales disposiciones,
la Política Uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando
se den los tres siguientes elementos:
- Que el nombre de dominio controvertido
sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con
respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el
demandante tenga derechos,
- Que el demandado no tenga derechos
o intereses legítimos respecto del nombre de dominio,
- Que el demandado posea un nombre
de dominio que haya sido registrado y se esté utilizando de
mala fe.
A fin de llegar a la decisión,
este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el
Parágrafo 10.(d) del Reglamento, determinará la admisibilidad,
pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas
por cada una de las partes, valorando, en definitiva, cada una
de las pruebas atendiendo a su valor intrínseco y en conjunción
con el relato de los hechos.
Preliminar Con carácter
previo al análisis de si, efectivamente, se dan las circunstancias
que señala la Política Uniforme para determinar si el registro
del nombre de dominio se ha hecho de mala fe, conviene establecer
si los Recursos jurídicos solicitados por los demandantes en
su Escrito de Demanda (punto VI de la Demanda, de acuerdo con
el Parágrafo 3.(b).x del Reglamento) se corresponden con los
derechos que cada uno de los demandantes ostenta.
Esta cuestión previa se plantea
en la medida en que (i) los demandantes pertenecen todos ellos
a un mismo Grupo empresarial y comercial, y (2) los derechos
de marca que sirven de base para la interposición de la Demanda
corresponden a uno de los demandantes (en concreto, corresponden
a Televisión Satelital Codificada, S.A.), mientras que se solicita
la transferencia del nombre de dominio cuestionado a Arte Radiotelevisivo
Argentino, S.A., actual titular del nombre de dominio "tycsport,com".-
Debe tenerse presente, en primer
lugar, que nada de lo dispuesto en la Política Uniforme o en
el Reglamento impide que sea más de una parte la que interponga
la demanda, si resulta que más de una persona o entidad entienden
que ostentan derechos o intereses legítimos lesionados o agraviados
por el uso y registro del nombre de dominio por una misma persona
o entidad. Es más, si de acuerdo con los Parágrafos 4.(f) de
la Política Uniforme y 10.(e) del Reglamento, se deduce un principio
favorable a incluso acumular múltiples controversias entre demandante
y demandado, a fortiori debe admitirse que actúen varias entidades
como demandantes, cada una de ellas defendiendo los intereses
y derechos legítimos que ostente o diga ostentar.
En segundo término, y derivado
de lo anterior, no es contrario a la Política Uniforme ni al
Reglamento que las partes demandantes decidan dentro del proceso
el destino final que ha de tener la titularidad del nombre de
dominio controvertido y ello por las siguientes razones. Primero,
porque el presente procedimiento tiene como finalidad la de
determinar si existen razones que justifiquen que el actual
titular del nombre de dominio en cuestión lo usa y/o lo ha registrado
con mala fe en perjuicio de los derechos e intereses legítimos
del demandante o de uno de los demandantes (Parágrafo 4 de la
Política Uniforme y Parágrafos 3.(b).viii y 15 del Reglamento).
Segundo, el Grupo de Expertos
ha de decidir, por consiguiente, sobre si se da una situación
ilegítima concreta que afecte a la titularidad del nombre de
dominio, pero no sobre si el titular de la marca o de la situación
legítima a proteger puede o debe transferir la titularidad del
nombre de dominio en cuestión a otro de los demandantes o a
tercero.
O dicho de otra manera: el conflicto
que pretende resolver la Política Uniforme y el Reglamento pretende
ceñirse a la disputa entre un titular legítimo de un derecho
de marca o de una situación legítima equiparable, y un titular
de un nombre de dominio.
Y esa circunstancia es la única
sobre la que el Panel de Expertos ha de pronunciarse, puesto
que los remedios jurídicos solicitados por los demandantes constituyen
una esfera de libertad propia de dicha parte, equiparable al
suplico de una demanda, sobre la que el Panel nada ha de opinar.
Lo anterior no debe significar, por otra parte, que el nombre
de dominio en disputa no haya de guardar relación alguna con
la persona o entidad a favor de la cual se haya de transferir.
En el presente caso, justamente se da la circunstancia de que
la entidad Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A. pertenece al
mismo grupo audiovisual y mediático al que pertenece Televisión
Codificada Satelital, S.A., titular y propietario de los derechos
de marca que sirven de base al presente procedimiento.
En este sentido, cabe admitir
que la defensa de los derechos de marca referidos realmente
se está haciendo de manera compartida, beneficiándose de sus
efectos no sólo directamente su titular, que los hace valer,
sino también empresas del mismo grupo al que este último pertenece.
No se olvide, por último, que Arte Radiotelevisivo Argentino,
S.A. también ostenta un derecho legítimo en el presente procedimiento
al ser titular del nombre de dominio "tycsport.com.ar "
claramente identificable con el nombre de dominio en cuestión.
"4.a.(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión"
Al margen de la partícula ".COM",
que es un atributo propio de los Nombres de Dominio genéricos
de Primer Nivel, se produce una total coincidencia entre los
elementos textuales fundamentales que conforman los derechos
de marca propiedad de una de las demandantes y el nombre de
dominio en disputa.
En ambos casos se trata de las
palabras "TYCSPORTS". Que se crea confusión se acredita por
el hecho de que, tal y como demuestran las demandantes en su
Anexo K, durante el tiempo en el que estuvo operativo el Sitio
Web correspondiente al dominio "tycsport,com" a nombre
del Sr. Kirovsky, hubo numerosas visitas que hacían referencia
a programas y acontecimientos deportivos que usualmente son
retransmitidos a través de los canales televisivos y de Internet
de los demandantes.
Por otra parte, el hecho de que,
tal y como afirma la demandada, el actual contenido del Sitio
Web indique la ausencia de relación alguna con sitios de similar
nombre, ni con programas de televisión, presupone lógicamente
al menos la posibilidad de confusión, puesto que de otro modo
no sería necesaria indicación o advertencia alguna en este sentido.
Si el propio titular operativo
del nombre de dominio en cuestión advierte al público en general
acerca de la diferente actividad es que, intrínsecamente, el
nombre de dominio conlleva un factor de confusión que motiva
tal declaración.
Resulta más que probable, por
consiguiente, que el público en general no perciba diferencia
sustancial entre los elementos que conforman el nombre de dominio
en disputa y las marcas de las que es titular Televisión Codificada
Satelital, S.A.
Este resultado es conforme, por
otra parte, con las disposiciones y principios derivados de
lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Acuerdo, así como
del artículo 6.º bis, 8, 10 y 10 bis del Convenio de París.
Por consiguiente, este Panel entiende
que se da la circunstancia exigida en el Parágrafo 4.(a).i de
la Política Uniforme. "4.a.(ii) Ausencia de derechos o intereses
legítimos del Demandado en el nombre de dominio "tycsport,com".-
El nombre de dominio
, según alega la demandada, coincide
con derechos e intereses legítimos de los que es titular. A
este fin aporta determinada documentación de solicitud y de
cesión de marcas (véase Punto 4 anterior de esta Decisión) y
realiza un alegato en el que trata de demostrar la existencia
de un uso previo de las marcas que le han sido cedidas.
A este respecto, este Panel de
Expertos debe hacer las siguientes apreciaciones: Del análisis
de la documentación obrante en los Anexos 1, 2 y 3 se deduce
que la misma tiene efectos exclusivamente inter partes, por
tratarse de documentos privados, firmados entre el anterior
titular del nombre de dominio en disputa y el actual demandado,
que a juicio de este Panel carecen del más mínimo valor probatorio
no ya sólo por el hecho de que la exactitud de los datos allí
contenidos no haya sido adverada por medio de fedatario público,
sino también por el hecho de que, en consecuencia, los efectos
de dicha información no le son oponibles a terceros de buena
fe que puedan ostentar derechos sobre el objeto de la cesión.
Las consecuencias que para el
cesionario (actual demandado) pudiera traer la eventual transferencia
del nombre de dominio en disputa a favor de los demandantes,
deberán ser asumidas por el propio demandado y repercutirlas
a su contraparte en el contrato de cesión al que alude, iniciando
las oportunas acciones legales de las que crea estar asistido
por transmisión fraudulenta.
Lo anterior es un principio tradicional
en materia de derecho civil y registral que resulta aplicable
a la controversia objeto de esta decisión. Precisamente, esa
salvaguarda de los derechos de terceros es la que permite pensar
que si se produjo la cesión no fue por no existir una notificación
al antiguo registrador (el NSI), como alega el demandado, sino
por la lentitud de los exhortos internacionales que muy probablemente
hizo que la notificación llegara demasiado tarde para que se
tomara constancia de la misma por parte del Registrador.
En esa línea de demostración del
interés legítimo o derecho del demandado a usar el nombre de
dominio en disputa, aduce también la adquisición de un derecho
marcario sobre el signo "TYCSPORTS" (Anexo 4), así como de los
signos "TYCESPORT WOLD" (sic) y "TYCESPORT WORLD.COM" (Anexos
5 y 6).
Si se observan los documentos
en cuestión, se puede observar de nuevo su falta de adveración
a través de fedatario público con los documentos originales.
En concreto, los documentos incorporados
son meras fotocopias que carecen de las mínimas notas de rigor
para admitir, con pleno valor probatorio de la pretensión que
sustentan, su contenido.
Así, en el Anexo 4 ni siquiera
se observan sello oficial de entrada, firma del encargado o
cualquier otro signo que permita distinguir lo que sería un
documento oficial, de un documento creado ex professo con fines
procesales fraudulentos a instancia de parte. Asimismo, tampoco
puede darse pleno valor probatorio a los documentos obrantes
en los Anexos 5, 6 y 7, porque los mismos, aunque ya sí tienen
una mayor apariencia de legalidad (aunque tampoco ofrecen plenas
garantías de fidelidad con el original, al no estar adverados
por medio de fedatario público, al contrario de lo que sí hacen
los demandantes), ponen de manifiesto que las solicitudes de
marca a que se refieren se hicieron en octubre de 2000, esto
es, cuando la existencia del litigio no podía ser desconocida
(de acuerdo con el íter procedimental más arriba descrito) para
el demandado.
Todo ello hace pensar a este Panel
que tales documentos no son más que una prueba preconstituida
por el demandado con evidentes ánimos fraudulentos, debiendo
rechazarse, en consecuencia, de manera absoluta. En cualquier
caso, debe hacerse notar lo siguiente: primero, en definitiva,
se trataría de meras solicitudes de registro de marca, lo que
excluye la posibilidad de que se haya obtenido un registro definitivo
del derecho marcario; segundo, carece de sentido y eficacia
frente a tercero cualquier mención relativa al uso previo de
un derecho marcario realizada por el solicitante del mismo,
ya que se tratan de manifestaciones vertidas por el propio interesado,
y porque para hacer valer tales derechos eficazmente, debería
instar el correspondiente proceso de nulidad de la marca ya
registrada contra la que, dadas las circunstancias de este caso,
claramente atentaría.
En cualquier caso, no cabe interpretar
esta mención, sino como un escalón más en la mala fe puesta
de manifiesto por el demandado en la demostración fraudulenta
de sus pretendidos derechos o intereses legítimos.
Por último, tampoco merecen relevancia
alguna las alegaciones del demandado en el sentido de que al
estar el Sitio Web vacío y sin contenido, no se puede estar
llevando a cabo uso antijurídico alguno de los derechos de marca
de los demandantes. Como repetidamente ha tenido ocasión de
manifestar el Centro en casos análogos, es irrelevante el hecho
de que el Sitio Web esté con contenido o sin él: el simple hecho
de que el legítimo titular de los derechos de marca no pueda
acceder a la titularidad del nombre de dominio implica por sí
mismo un uso de dicho derecho de marca de manera ilegítima (Casos
D2000-0222 y D2000-0239).
Lo anterior es conforme, asimismo,
con lo señalado en los artículos 15 y 16 del Acuerdo TRIPS,
así como con los artículos 6.º bis, 8, 10 y 10 bis del Convenio
de París. El Panel Administrativo entiende, por consiguiente,
que se da el requisito exigido por la Política Uniforme en su
Parágrafo 4.a.(ii). "4.a.(iii) Registro por parte del demandado
y uso del nombre de dominio de mala fe" En primer lugar, debe
hacerse hincapié en que las demandantes aportan pruebas suficientes
y de contenido fehaciente sobre la titularidad de los derechos
de marca que sirven de sustento para su demanda.
A juicio de este panel, dadas
las circunstancias del caso es ilógico suponer que el demandado
no haya registrado y no esté usando el nombre de dominio de
mala fe, entendido esta circunstancia como conocimiento subjetivo
de que con el registro y uso de un determinado nombre de dominio
se está causando un daño.
Y a esta conclusión se llega a
partir de lo siguiente:
- El carácter bien conocido y
renombrado que tienen las marcas y la actividad comercial de
las demandantes en el entorno geográfico, cultural y comercial
en el que se mueven tanto demandantes como demandado. Con una
actividad tan diversa como la probada por las demandantes (en
sectores de edición gráfica, producción audiovisual, televisión
e Internet) y una penetración en los hogares del público (a
través de televisión por cable y periódicos) como la señalada
por las demandantes en su escrito, es inimaginable pensar que
el uso de los signos "TYCSPORTS" era desconocido para la demandada.
- Ahondando en la circunstancia
anterior, hay que hacer notar que los demandantes, en los vídeos
aportados como Anexos I-5 e I-6, hacen uso en todo momento,
constantemente, de la expresión "Torneos y Competencias", así
como de su abreviatura "TyC" en diferentes variantes y con diversos
complementos como títulos de programas de televisión protegidos
como obras literarias y artísticas por el Convenio de Berna
para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886,
revisado en París el 24 de julio de 1971, y ratificado tanto
por Argentina como por Uruguay (ratificado en 10 de junio de
1967 y 10 de julio de 1967, respectivamente, como se puede ver
en http://www.wipo.int/treaties/docs/english/e-berne.doc).
En este sentido, cabe argumentar que la utilización como nombre
de dominio de una denominación que el público identifica como
título de una obra ajena es una prueba adicional y corroborante
del registro abusivo de nombres de dominio.
- Que como la propia demandada
reconoce, el hecho de poner el aviso en su Sitio Web precaviendo
a terceros sobre la ausencia de relación entre dicho Sitio y
los de otras titulares, no hace sino demostrar que el demandado
es consciente de la existencia de tales sitios y cuando menos
de que el nombre de dominio disputado puede entrar en colisión
con derechos o intereses legítimos de terceros. Esa actitud
es consciente y activa por parte del demandado. - La elección
del nombre de dominio no puede responder a la casualidad, cuando
la identidad o similitud entre dicho nombre y los derechos de
marca de las demandantes, así como su nombre de dominio regional
"tycsport,com.ar", es absoluta. Esa búsqueda es consciente
y no puede ser casual.
- La ausencia de un objeto de
explotación claro y terminante del Sitio Web al que corresponde
el nombre de dominio en disputa, dándose la circunstancia que,
además, tampoco la demandada ha aclarado a qué tipo de servicio
se dedica o en qué sector de producción se encuentra.
- Por último, aunque ya no es
una cuestión de apreciación de mala fe, bien es cierto que como
comprador, la demandada debería haber desplegado una mínima
diligencia a fin de comprobar si lo que se le vendía no entrañaba
la infracción y violación de derechos legítimos de tercero.
Finalmente, una apreciación más acerca de la mala fe con la
que actúa y ha actuado la demandada viene de las propias circunstancias
del caso.
En efecto, de las circunstancias
del caso, a la luz de los antecedentes publicados por el Centro
en las páginas que le corresponden dentro del sitio Web de la
OMPI, demuestran que sin duda alguna el Sr. Jorge O. Kirovsky
originalmente titular del nombre de dominio tiene relación íntima
con la sociedad de responsabilidad limitada demandada en este
Caso o lisa y llanamente es uno de sus socios.
La lectura de la decisión dictada en el Caso No. D2000-0428
"Yahoo! Inc. v. Jorge O. Kirovsky" (http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0428.html)
demuestra que en ese Caso el demandado resultó ser dicho Sr.
Jorge O. Kirovsky, con el mismo domicilio que la sociedad demandada
en estos autos (Nota 1) que aquí se presenta como un tercero
ajeno a esa persona y adquirente de buena fe de nombres de dominio
y derechos marcarios.
El Panel no puede dejar de señalar
que el domicilio electrónico elegido por el demandado en estos
autos es jok@intersys.com.uy compuesto por las iniciales del
citado nombre de persona, lo que lleva a sospechar que si se
examinaran los antecedentes del caso citado se descubriría además
que Yahoo S.R.L. y el Sr. Jorge O. Kirovsky no solamente tienen
el mismo domicilio en el "mundo real" sino también en el "mundo
virtual". De acuerdo con los antecedentes que surgen del caso
citado, fue el Sr. Jorge O. Kirovsky quien el 2 de Junio de
2000 (es decir contemporáneamente con el inicio del conflicto
con los actores de este caso) constituyó la sociedad YAHOO S.R.L.
(Nota 2), lo que refuerza la presunción en el sentido de que
el original registrante del nombre de dominio en disputa y la
persona jurídica demandada en este Caso están íntimamente relacionados.
La relación entre el Sr. Jorge O. Kirovsky y YAHOO S.R.L. desvanece
toda credibilidad que pudieran tener las defensas argüidas en
este caso sobre la base de ser dicha persona un tercero ajeno
al juicio.
Por el contrario, la evidencia de tal relación sirve de fuerte
refuerzo para considerar que la conducta de YAHOO S.R.L. llena
los extremos previstos por el Parágrafo 4. b) ii) de la Política
Uniforme en cuanto indica habitualidad en el ejercicio del registro
abusivo de nombres de dominio. (Nota 3) De todas las anteriores
circunstancias no se puede sino presumir que el uso y el registro
(esto es, transferencia) del nombre de dominio se hizo de mala
fe, a sabiendas de que se estaba perjudicando un derecho y un
interés legítimo de terceros. Este Panel Administrativo considera,
pues, que también se da el requisito previsto en el Parágrafo
4.a.(iii) de la Política Uniforme.
7. Decisión
De acuerdo con los Parágrafos 4.(i) de la Política Uniforme
y 15 del Reglamento, así como en consonancia con las disposiciones
correspondientes y señaladas en esta Decisión de los Acuerdos
TRIPS y del Convenio de París, los demandantes han probado que
el nombre de dominio disputado es idéntico a derechos de marca
titularidad de una de ellas, que el Demandado carece de interés
legítimo o derecho en el uso del nombre en cuestión, no habiendo
probado a su vez el Demandado que ostente derechos o intereses
legítimos sobre dicho nombre, y que el Demandado está usando
y ha registrado de mala fe tal nombre. Por consiguiente, conforme
con los artículos antes mencionados, el Panel requiere que el
registro del nombre de dominio "tycsport,com" sea
transferido a Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A., de acuerdo
con los remedios jurídicos solicitados por los demandantes.
José Carlos Erdozain
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Panelista Presidente
Mauricio Jalife
Panelista Antonio
Millé
Panelista
Fecha: 22 de diciembre de 2000
Notas:
1. "The respondent is Jorge O. Kirovsky, an individual with
an address at Artigas 601, Colonia, Uruguay ("the Respondent")."
2. Also after the Complaint was submitted, Respondent on May
30, 2000, registered the trademark "YAHOO" in Uruguay and on
June 2, 2000, established a business called "yahoo S.R.L".
3. ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir
que el titular de la marca de productos o de servicios refleje
la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y
cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole;
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