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F.
Hoffmann La Roche AG c. SAF, S.A. y otro
s/ Medidas
Cautelares
CNCiv. y Com. Fed. , Sala I
Buenos Aires, 7 de setiembre de
2000. -
Y Vistos: El recurso de apelación
cuya copia obra a fs. 11 de este incidente, contra la resolución
de fs. 9/10, fundado con el memorial de fs. 13/18, cuyo traslado
fue contestado a fs. 19/21 vta.
Y Considerando:
1. El Sr. juez, haciendo
mérito de que la titularidad de la actora del registro de la
marca XENICAL y del nombre de dominio www.xenical.com en Network
Solutions, como asimismo, que los elementos aportados acreditaban
suficientemente el derecho invocado, admitió la medida cautelar
solicitada y dispuso, en los términos del art. 50 del TRIPS,
en forma provisional: a) la cancelación del registro y uso del
nombre de dominio xenical.com. (se debe entender que es xenical.com.ar.,
conforme con la pretensión del accionante y el objeto de la
medida precautoria requerida a fs. 1 vta. de este incidente),
registrado por SAF, S.A. y Leandro Rey Iraola el 6 de agosto
de 1999; b) otorgar el registro aludido a F. Hoffmann La Roche
AG o a quien ella designe; y c) que NIC-ARGENTINA se abstuviera
de efectuar cualquier transferencia del dominio de que se trata
que pudieran solicitar las codemandadas, todo ello, bajo caución
juratoria.
2. Contra esa decisión recurre
la codemandada SAF, S.A. agraviándose por cuanto:
a) se resuelve el reclamo de fondo y otorgándole a la actora
la propiedad sin haberse producido prueba, prescindiéndose del
proceso ordinario correspondiente e incurriendo en prejuzgamiento;
b) se le está dando a la actora la posibilidad de transferir
el dominio que le fue otorgado por una medida cautelar a un
tercero, lo que provocaría que si la demandada gana el juicio,
jamás recupere su derecho;
c ) se ordena a NIC-ARGENTINA que se abstenga de efectuar cualquier
transferencia de dominio que pudieran solicitar los demandados,
lo cual además de violentar el debido proceso y su derecho de
propiedad, constituye una medida innecesaria y no pedida por
la actora;
d) no se le notificó la resolución y sí se libró el oficio a
NIC-ARGENTINA, como si la resolución estuviera notificada a
los demandados y además firme;
e) sólo se dispuso caución juratoria, en tanto que la actora
es una persona jurídica extranjera que no tiene domicilio en
el país, ni se encuentra acreditada la solvencia económica,
por lo que no se puede asegurar que exista al momento en que
tenga que responder;
f) no hay verosimilitud del derecho, pues no está acreditado
que la actora sea la propietaria de la marca XENICAL ni mucho
menos de la marca xenical.com.ar ni tampoco de www. xenical.com,
en tanto que la marca XENICAL estaría registrada sólo en una
clase marcaria;
g) la documentación acompañada no es suficiente prueba de la
verosimilitud del derecho, pues se trata de fotocopias simples
de dudoso origen, que se encuentran en idioma extranjero, incumplíéndose
la carga prescripta en el art. 123 del cód. procesal;
h) no hay ley, tratado o decreto que prohíba la registración
de dominios de Internet en NIC-ARGENTINA (art. 19, Constitución
Nacional), y la única reglamentación que existe al respecto
son las mismas normas de esa institución, habiéndose permitido
el registro del nombre de dominio cuestionado, sin perjuicio
de lo previsto en el art. 7º de esas Reglas;
i) la medida que se debería haber dispuesto es que NIC-ARGENTINA
tomara las medidas pertinentes para que los demandados, previa
caución real, no transfiriesen el dominio en cuestión, ya que
de esa manera se protege el derecho de los demandados sin violentar
derechos constitucionales ni resolver la cuestión de fondo.
3. Cabe señalar, primeramente,
que los agravios de la codemandada serán analizados en su totalidad,
pero sin seguir el orden propuesto, sino que se abordarán del
modo que resulte más conveniente para un adecuado examen y decisión
de los planteos deducidos.
Los agravios de la recurrente se dirigen, sustancialmente, a
cuestionar dos aspectos distintos de la cautelar decretada:
por un lado, la demandada niega que se encuentre acreditada
la verosimilitud del derecho de su contraria y objeta el alcance
con que se decretó la medida y la forma en que se trabó; por
el otro, requiere la fijación de una contracautela real y no
juratoria como la dispuesta en primera instancia.
4. Para analizar el planteo relacionado
con la verosimilitud del derecho, es conveniente destacar que,
contrariamente a lo que sostiene la demandada, se encuentra
acreditado que la actora F. HoffmannLa Roche AG es la titular,
en nuestro país, del registro de la marca XENICAL nº 1.566.147,
en la clase 5 del nomenclador -que protege como producto una
preparación farmacéutica contra la obesidad y agente para la
reducción de lípidos, desde el 3 de julio de 1995 (ver título
original, anexo 1, a fs. 119/122 vta., de los autos principales
que se tienen en este acto a la vista).
Asimismo, de la documentación agregada surge, prima facie, que
la accionante registró la marca XENICAL en más de cien países
(anexo 2, fs. 126/37).
También corresponde -en este estado del juicio y en el ámbito
cautelar en el que se insertan los agravios de la recurrente
tener por acreditado con la documentación acompañada, que la
actora es la titular del registro de dominio www.xenical.com,
registrado con Network Solutions desde abril de 1997, siendo
utilizada para brindar información acerca del producto XENICAL
(ver anexos 4 y 5, fs. 177/209).
En este aspecto de la cuestión, no es atendible el agravio formulado
en cuanto a que la documentación acompañada son fotocopias de
dudoso origen, que están redactadas en idioma extranjero.
Ello es así, pues se trata de páginas de Internet, con sus respectivas
direcciones consignadas al pie de cada una de ellas de modo
de poder ser consultadas por los usuarios de la red, y respecto
de las que que no se da razón alguna para dudar de su procedencia
(ver informe de fs. 28 en el que se da cuenta de la constatación
de las páginas de Internet indicadas y de la verificación de
la información que surge de ellas, tanto en cuanto al registro
del nombre de dominio en Network Solutions, como a la utilización
para informar sobre el producto de la actora, por lo que la
negativa se reduce a un formalismo manifiestamente inatendible).
Por otro lado, la documentación
en idioma extranjero agregada a la causa es suficiente a los
efectos de decidir sobre el recurso interpuesto contra la medida
cautelar decretada, por lo que no resulta -por el momento necesaria
su traducción, desde que el requisito del art. 123 del cód.
procesal -norma que invoca la recurrente debe ser aplicado con
un criterio flexible y descartándose excesivos formalismos,
pues su finalidad no es otra que la de posibilitar la comprensión
del documento, lo cual se logra -a los fines que aquí interesan
sin el cumplimiento de esa exigencia (conf. esta sala, sentencias
de las causas 7829 del 24-4-79, JA, 1980-II-68, 4423 del 2-2-87
y 2849/00 del 30-5-2000; sala II, causa 458/97 del 5-3-98 y
sala III, doctr. causa 19785/96 del 16-2-97).
5. Esta situación fáctica jurídica
que exhibe la accionante se debe confrontar, a los fines de
examinar la verosimilitud del derecho alegada, con la que detentan
los accionados, a partir de los elementos incorporados a la
causa.
Antes que ello, cabe precisar, a los fines que aquí interesan,
que los nombres de dominio en Internet, contrariamente con lo
que sucede con el registro de las marcas, abarcan a todos los
productos o servicios, pues no rige en ese ámbito el principio
de especialidad vigente en materia marcaria (art. 3°, incs.
a y b, y 10, ley 22.362 [EDLA, 1981-12]).
De ese modo, podría darse la posibilidad de que hubiera más
de una persona, con igual interés legítimo, para registrar un
mismo nombre de dominio (v.gr., por ser titular de una marca
idéntica en otra clase del nomenclador), situación que, como
se verá, no es la que aquí se presenta. La recurrente SAF, S.A.,
entidad registrante del nombre de dominio xenical.com.ar en
NIC-ARGENTINA -sigla que identifica al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto en su carácter de
administrador del Dominio Argentina de INTERNET (conf. Principios
Básicos - Enunciados Generales, de la resolución 2226/00 de
ese ministerio, del 8-8-2000, que aprobó las Reglas para el
Registro de Nombres de Dominio INTERNET en Argentina, B.O. del
29-8-2000, introduciendo algunas modificaciones al interior
texto, que se podía consultar en www.nic.a)- denunció como su
actividad principal Servicios de Logística (ver anexo 11, a
fs. 230).
De la contestación de demanda y del poder judicial acompañado,
surge que la sigla que compone la designación de la demandada
(SAF, S.A.) corresponde a Servicios de Almacén Fiscal Zona Franca
y Mandatos, S.A. (fs. 269 y 274). Si bien esta codemandada cuestionó
la verosimilitud del derecho invocada por la actora sobre la
base de los registros de marca y nombre de dominio de Internet
mencionados en el considerando anterior, y negó que su intención
fuera la de vender el dominio en cuestión, como asimismo la
utilización de la marca XENICAL de la accionante (ver contestación
de demanda, a fs. 275 vta./76), no ha brindado explicación alguna,
tanto en el memorial de agravios como en el escrito de contestación
de demanda (elemento constitutivo del proceso que se encuentra
agregado a la causa y del que no se puede prescindir a los fines
que aquí interesan; arg. art. 163, inc. 6°, cód. procesal) sobre
cuál es su interés legítimo en el registro de xenical.com.ar.
En esas condiciones, se impone
concluir que se encuentra suficientemente acreditada en el caso
la verosimilitud del derecho invocado por la actora a partir
del interés legítimo que surge de la titularidad de los registros
mencionados precedentemente, en tanto que la recurrente no ha
invocado ni mucho menos acreditado -en este estado del juicio
y a los efectos de cuestionar la medida decretada qué derecho
o interés con igual grado de legitimidad la ampara para registrar
un nombre de dominio que es idéntico (separando los elementos
.com y .ar, que son comunes a todos y que indican el nivel de
dominio y el código asignado a cada país de registro del dominio,
respectivamente) a la marca registrada por su contraria; máxime
que en el caso, NIC-ARGENTINA ha informado que el codemandado
Leandro Rey Iraola ha obtenido como responsable, el registro
de una gran cantidad de nombres de dominio que incluyen marcas
de productos (como por ejemplo, viagra; ver fs. 227/28).
6. Desde esa perspectiva, no es
necesario, en esta oportunidad, analizar con mayor profundidad
la oferta de venta del nombre de dominio por parte de los accionados
o un uso de mala fe, como lo ha invocado la actora en base a
la documentación acompañada a fs. 211 y 232 -si bien desconocida
por su contraria, puesto que la verosimilitud del derecho se
refiere a la posibilidad de que el derecho exista y no a una
incontestable realidad, y no exige el examen de certeza sobre
la existencia de derecho (conf. CS, Fallos , 306:2060 y esta
sala, causa 964/99 del 24-2-2000 y su citas), se deriva principalmente,
como se expuso, del interés legítimo de la actora para el dictado
de la medida precautoria y que, en este estado liminar del juicio,
la demandada no ha logrado acreditar para obtener la revocación
de la medida decretada y que su conducta impide a la actora
inscribir el nombre de dominio que contiene su marca, para lo
cual no se puede prescindir de la constancia agregada a fs.
227/28.
En cuanto al argumento esgrimido por la apelante relacionado
con la inexistencia de ley, tratado o decreto que prohíba la
registración de dominios de internet en NIC-ARGENTINA (art.
19, Constitución Nacional), y con el art. 7º de las Reglas para
el Registro de Nombre de Dominio en INTERNET Argentina, cuadra
señalar que la citada regla (que a partir de la res. 2226/00
pasó a ser la nº 11), en la medida que faculta a NIC-ARGENTINA
para denegar o revocar un nombre de dominio en caso de que,
a su criterio, se refiera a una persona física o jurídica de
trascendencia y/o notoriedad pública si el registrante y/o solicitante
no pudiera demostrar, a satisfacción de NIC-ARGENTINA, que se
encuentra debidamente autorizado por esa persona a efectuar
tal solicitud, no es óbice a la solución que aquí se propicia.
En efecto, la Regla nro. 10 dispone que el hecho de que NIC-ARGENTINA
registre un nombre de dominio a favor de un registrante, no
implica que asuma responsabilidad alguna respecto de la legalidad
de ese registro ni del uso del nombre de dominio por el registrante
y que en virtud de ello, no le corresponde a NIC-ARGENTINA evaluar
si el registro o el uso del nombre de dominio puede violar derechos
de terceros, por lo que la circunstancia de que se haya accedido
al registro, no obstante lo previsto en el art. 11 -que es una
simple facultad no le otorga ningún derecho irrevocable a la
accionada.
Por el contrario, las Reglas del Registro establecen expresamente
que el registrante y/o el solicitante deben declarar bajo juramento
que, de su conocimiento, el registro y uso del nombre de dominio
solicitado no interfieren ni afectan derechos de terceros (Regla
nº 12, anteriormente nº 8), y que no se realiza con ningún propósito
ilegal, ni viola ninguna legislación, y que todos los datos
suministrados son verdaderos, no habiendo ocultado ni omitido
ninguna información que NIC-ARGENTINA podría haber considerado
esencial para su decisión de aceptar la solicitud de nombre
de dominio (Regla nº 13, ant. nº 9).
A partir de ese contexto normativo, y de lo que hasta aquí se
lleva dicho, corresponde desestimar el planteo de la recurrente
respecto de la inexistencia de norma alguna que le prohíba registrar
el nombre de dominio xenical.com.ar, con fundamento en lo dispuesto
en el art. 953 del cód. civil, en cuanto prevé la nulidad no
sólo de los actos jurídicos prohibidos por la ley, sino de aquellos
que son contrarios a las buenas costumbres o que perjudiquen
derechos de terceros.
En el mismo sentido, el art. 1071
de ese código, establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo
de los derechos, considerándose tal al que contraríe los fines
que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los
límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
7. Ello sentado, resta analizar
algunos agravios de la recurrente en cuanto al alcance con el
que se decretó la medida cautelar y a la forma en que se trabó.
No es atendible el planteo de la codemandada consistente en
que la medida cautelar sólo debió disponer la cancelación del
registro y no su transferencia a la actora. Es que, con el grado
de verosimilitud del derecho que acreditó en este caso la accionante,
la medida decretada sólo es efectiva si se le otorga, en forma
provisional y con carácter cautelar, el registro de dominio
de Internet en el nivel nacional que pretende. En cambio, si
sólo se ordenase la cancelación del registro y la suspensión
provisional del uso del nombre de dominio por parte de la demandada,
como propone la apelante, quedaría igualmente cercenada la posibilidad
de que la actora accediera al mercado de Internet con su propia
marca -por lo menos con la presencia regional en el territorio
en el que la tiene registrada, constituir su propio sitio y
distribuir o informar sobre sus productos desde allí, para lo
cual es necesario contar con el pertinente registro ante NIC-ARGENTINA
(conf. esta Cámara, sala II, causa 5050/99 del 30-12-99).
8. Tampoco es admisible el argumento
relacionado con el prejuzgamiento invocado por la recurrente.
La medida decretada es innovativa -como se señaló en la resolución
apelada y si bien se ha considerado a este tipo de medida como
excepcional, porque altera el estado de hecho o de derecho existente
al tiempo de su dictado, y que por configurar un anticipo de
jurisdicción favorable respecto de la decisión final de la causa,
exige una mayor prudencia en la apreciación de los requisitos
de admisibilidad (CS, Fallos, 316:1833), no se puede descartar
su aplicación con motivo de incurrir en prejuzgamiento, cuando
existen fundamentos que imponen expedirse provisionalmente sobre
la índole de la petición formulada (CS , in re Camacho Acosta,
Maximino c. Grafi Graf S.R.L. y otros [ED, 176-64], C. 2348.
XXXII, del 7-8-97; esta sala, causas 889/99 del 15-4-99 , 436/99
del 8-6-99 y 7208/98 del 4-11-99).
Y ello es así, pues es de la esencia
de estos institutos procesales enfocar sus proyecciones sobre
el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto
o para llevarlo a cabo, pues se encuentran dirigidos a evitar
los perjuicios que se pudieran producir en el caso de que no
se dicte la medida, tornándose de dificultosa o imposible reparación
en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva.
En consecuencia, una solución
contraria a la que aquí se propicia convertiría a este tipo
de medida en una mera apariencia jurídica sin sustento en las
concretas circunstancias de la causa, habida cuenta de que toda
presentación en tal carácter se enfrentaría con el impedimento
de un eventual prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo.
Esto no es así desde que la decisión
del Tribunal sobre la medida cautelar no es definitiva sobre
la pretensión y lleva ínsita una evaluación del peligro de permanencia
de la situación actual dirigida a conciliar -según el grado
de verosimilitud los probados intereses del actor y el derecho
constitucional de defensa del demandado (conf. CS, causa C.
2348.XXXII, cit.; esta sala, causas 889/99, 436/99 y 7208/98,
cits.).
En esa inteligencia, no se puede
descartar que la imposibilidad de que la actora registre el
nombre de dominio en Internet en cuestión mientras dure este
juicio, le traiga perjuicios de dificultosa reparación ulterior,
si se tiene en cuenta la gran difusión que ha logrado Internet
para colocar productos en el mercado y los factores de orden
temporal que inciden en éste, por lo que la eventual sentencia
condenatoria que aquí se dicte puede ser tardía si no se decreta
la medida en los términos en que fue solicitada.
Por lo demás, no se le ha concedido
la propiedad del nombre de dominio a la actora, ni la posibilidad
de que ésta la transfiera a terceros provocando que, si la demandada
gana el juicio, jamás recupere su derecho, como sostiene la
recurrente, sino que sólo se ha otorgado el registro de aquél
en forma provisional a su favor a quien la accionante designe
(fs. 245 vta., pto. b), tal como fue solicitado (fs. 237 vta.,
pto. 2.i.i.), como así tampoco se ordenó a NIC-ARGENTINA que
se abstenga de efectuar cualquier transferencia de dominio que
pudieran solicitar los demandados, desde que en la resolución
se dispuso expresamente que ese aspecto de la medida se decretaba
en relación al nombre de dominio de que se trata (fs. 245 vta.,
pto. c).
En lo concerniente a la forma
en que se trabó la medida, se debe desestimar el agravio expresado
sobre el libramiento del oficio a NIC-ARGENTINA con anterioridad
a que estuvieran notificadas las demandadas y firme la resolución,
por cuanto la notificación ordenada por el Sr. juez fue en los
términos del apart. 4º del art. 50, del TRIPS, que dispone que
si la medida se decretó sin haber oído a la otra parte, se le
deberá notificar sin demora la parte afectada a más tardar inmediatamente
después de ponerlas en aplicación. Ello no es sino la aplicación
del principio por el cual las medidas precautorias se decretan
y se cumplen sin audiencia de la otra parte y de que ningún
incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener
su cumplimiento (art. 198, cód. procesal).
9. Finalmente, sí cabe darle la
razón a la recurrente respecto del pedido de que se fije caución
real. Como la contracautela es requisito de cualquier medida
cautelar (art. 199, cód. procesal) y, en especial, de la dispuesta
por el Sr. juez en los términos del art. 50 del TRIPS (inc.
3º), la peticionaria deberá integrar una caución real en resguardo
de los daños que pudiera causar a su destinatario, máxime cuando
no se pueden descartar en este caso, habida cuenta la naturaleza
y alcance de la medida decretada (conf. esta sala, causa 4176/99
del 10-8-2000).
Es que, como se ha señalado en
reiteradas oportunidades, la caución juratoria que fue fijada
no tiene en la práctica mayor relevancia, ya que la responsabilidad
existe aun cuando no se formule el juramento (conf. esta sala,
causas 4092 del 27-5-86, 12.803 del 20-4-95, 21.351 del 15-10-96,
125/97 del 27-2-97 y 4176/99, cit.; sala II, causas 2317 del
23-9-83 y 4001 del 3-10-85; sala III, causas 5749 del 5-8-88,
7102 del 4-7-90 y 4757 del 14-10-92; entre otras), a punto tal
que se ha llegado a considerar que sólo la garantía real es
acorde con la finalidad y naturaleza de la contracautela (conf.
esta sala, causas 4092 y 125/97 cit. y sus citas).
Por otra parte, no debe perderse
de vista que el requerimiento de una contracautela real no sólo
tiene por finalidad garantizar el efectivo resarcimiento de
los daños que se causaren, sino, asimismo, su rápida y expeditiva
percepción, propósito este último que no halla adecuada garantía
en la caución juratoria (cfr. esta sala, causas 7761 del 13-11-92,
10.389 del 11-7-96, 125/97 y 4176/99, cit.).
A los fines de fijar la caución
real, como la codemandada no ha aportado elementos como para
determinar con precisión los perjuicios que la medida decretada
pudiera provocarle, este Tribunal, considerando la importancia
que se puede derivar del registro de un nombre de dominio, pero
también el grado con el que resultó acreditada la verosimilitud
del derecho, fija prudencialmente como contracautela -que deberá
prestar la peticionaria ante el Sr. juez, ya sea en efectivo,
títulos valores, seguros de caución y otras garantías suficientes,
la suma de diez mil pesos ($ 10.000) (arg. art. 165 y art. 199,
párr. 3º del ritual).
Por lo expuesto, se resuelve:
confirmar la resolución apelada en cuanto a la medida cautelar
decretada y modificarla en lo relativo a la caución juratoria
dispuesta, fijándose como contracautela la suma de diez mil
pesos ($ 10.000).
Las costas se imponen en un 90%
a la demandada y en un 10% a la actora, en virtud de que la
resolución se confirma en lo principal que decide y sólo se
modifica en cuanto a la caución juratoria que fue solicitada
por la peticionaria de la medida cautelar a fs. 243 (arts. 68,
69 y 71, cód. procesal).
En consecuencia, en atención al
mérito, extensión y calidad de los trabajos cumplidos, como
asimismo, al resultado del recurso, se regulan en conjunto los
honorarios de la dirección letrada y representación de la actora,
Dres. A. F. B. y V. y M. B. OF., en tanto que los correspondientes
a los letrados apoderados de la recurrente, Dres. R. B. E. y
R. A. E., se fijan en conjunto; arts. 6º, 7º, 9º, 14 y 33 t.o.
ley 24.432 [EDLA, 1995-a57].
Intervienen únicamente los jueces
firmantes por encontrarse vacante la restante vocalía (art.
109, RJN). Regístrese y devuélvase a primera instancia donde
se deberá notificar a las partes.
Francisco de las
Carreras.
Martín D. Farrell.
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